MODIFICACIONES AL REGLAMENTO COMÚN DEL ARREGLO DE MADRID RELATIVO AL REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS Y DEL PROTOCOLO CONCERNIENTE A ESE ARREGLO, ADOPTADAS EN GINEBRA EL 11 DE OCTUBRE DE 2016 EN LA 50.ª SESIÓN (29.ª EXTRAORDINARIA) DE LA ASAMBLEA DE LA UNIÓN DE MADRID.
La Asamblea de la Unión de Madrid en su 50.ª sesión (29.ª extraordinaria), celebrada en Ginebra del 3 al 11 de octubre de 2016, procedió a la modificación de determinadas reglas del Reglamento Común del Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas y del Protocolo concerniente a ese Arreglo. Se reproducen a continuación las modificaciones aprobadas, indicando las fechas de su entrada en vigor:
MODIFICACIONES CON ENTRADA EN VIGOR EL 1 DE JULIO DE 2017
CAPÍTULO 2
Solicitudes internacionales
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Regla 12
Irregularidades respecto a la clasificación de los productos y servicios
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8 bis) [Examen de las limitaciones] La Oficina Internacional examinará las limitaciones contenidas en una solicitud internacional, aplicando los párrafos 1) a) y 2) a 6), mutatis mutandis. Cuando la Oficina Internacional no pueda agrupar los productos y servicios enumerados en la limitación con arreglo a las clases de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios enumeradas en la solicitud internacional en cuestión, modificada de conformidad con los párrafos 1) a 6), según sea el caso, notificará la existencia de una irregularidad. Si la irregularidad no se subsana en los tres meses siguientes a la fecha de notificación de la misma, se considerará que la limitación no abarca los productos y servicios mencionados en esa irregularidad.
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CAPÍTULO 5
Designaciones posteriores; modificaciones
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Regla 25
Petición de inscripción
1) [Presentación de la petición] a) Se presentará una petición de inscripción a la Oficina Internacional en un solo ejemplar del formulario oficial pertinente cuando la petición se refiera a alguno de los aspectos siguientes:
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iv) un cambio en el nombre o en la dirección del titular o, cuando el titular sea una persona jurídica, una introducción o un cambio de las indicaciones relativas a la naturaleza jurídica del titular y del Estado y, en su caso, la unidad territorial, dentro de ese Estado, al amparo de cuya legislación se haya constituido dicha persona jurídica;
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2) [Contenido de la petición] a) En una petición efectuada conforme al párrafo 1) a) figurarán o se indicarán, además de la inscripción solicitada,
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d) En la petición de inscripción de una limitación se agruparán los productos y servicios limitados únicamente con arreglo a los números correspondientes de las clases de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios que figuran en el registro internacional o, cuando la limitación afecte a todos los productos y servicios en una o más de esas clases, se indicarán las clases que han de suprimirse.
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Regla 26
Irregularidades en las peticiones de inscripción en virtud de la Regla 25
1) [Petición irregular] Si una petición efectuada conforme a la Regla 25.1) a), no cumple los requisitos exigibles, la Oficina Internacional, a reserva de lo dispuesto en el párrafo 3), notificará esa circunstancia al titular y, si la petición fue formulada por una Oficina, a ésta. A los fines de la presente Regla, cuando se trate de una petición de inscripción de una limitación, la Oficina Internacional únicamente examinará si los números de las clases indicadas en la limitación figuran en el registro internacional en cuestión.
2) [Plazo para subsanar la irregularidad] La irregularidad se puede subsanar dentro de los tres meses siguientes a la fecha en que la Oficina Internacional la haya notificado. Si la irregularidad no se subsana en ese plazo, la petición se considerará abandonada y la Oficina Internacional notificará en consecuencia y al mismo tiempo al titular y, si la petición efectuada conforme a la Regla 25.1) a) fue presentada por una Oficina, a ésta, y reembolsará las tasas abonadas al autor del pago de esas tasas, previa deducción de una cuantía correspondiente a la mitad de las tasas pertinentes a que se refiere el punto 7) de la Tabla de tasas.
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Regla 27
Inscripción y notificación con respecto a la Regla 25;
Fusión de registros internacionales;
Declaración de que un cambio de titularidad o una limitación no tiene efecto
1) [Inscripción y notificación] a) Si la petición mencionada en la Regla 25.1) a) reúne las condiciones exigidas, la Oficina Internacional inscribirá sin demora las indicaciones, la modificación o la cancelación en el Registro Internacional, notificará en consecuencia a las Oficinas de las Partes Contratantes designadas en que la inscripción tenga efecto o, en caso de una cancelación, a las Oficinas de todas las Partes Contratantes designadas, e informará al mismo tiempo al titular y, si la petición fue presentada por una Oficina, a ésta. Cuando la inscripción se refiera a un cambio de titularidad, la Oficina Internacional informará también al titular anterior, en caso de cambio total de titularidad, y al titular de la parte del registro internacional que haya sido cedida o transferida de otro modo, en caso de cambio parcial de titularidad. Cuando la petición de que se inscriba una cancelación haya sido presentada por el titular o por una Oficina distinta de la Oficina de origen durante el período de cinco años mencionado en el artículo 6.3) del Arreglo y en el artículo 6.3) del Protocolo, la Oficina Internacional informará asimismo a la Oficina de origen.
b) Las indicaciones, la modificación o la cancelación se inscribirán en la fecha en que la Oficina Internacional haya recibido una petición conforme con los requisitos exigibles, salvo cuando se haya presentado una petición de conformidad con la Regla 25.2) c), en cuyo caso, podrán inscribirse en una fecha ulterior.
CAPÍTULO 7
Gaceta y base de datos
Regla 32
Gaceta
1) [Información relativa a los registros internacionales] a) La Oficina Internacional publicará en la Gaceta los datos pertinentes relativos a
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vii) las inscripciones efectuadas en virtud de la Regla 27;
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TABLA DE TASAS
(en vigor el 1 de julio de 2017)
Tabla omitida.
MODIFICACIONES CON ENTRADA EN VIGOR EL 1 DE NOVIEMBRE DE 2017
CAPÍTULO 1
Disposiciones generales
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Regla 3
Representación ante la Oficina Internacional
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4) [Inscripción y notificación del nombramiento del mandatario; fecha en que el nombramiento surte efecto]
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b) La Oficina Internacional notificará la inscripción mencionada en el apartado a) tanto al solicitante como al titular y, en este último caso, a las Oficinas de las Partes Contratantes designadas, así como al mandatario. Cuando el nombramiento se haya realizado en una comunicación independiente presentada por conducto de una oficina, la Oficina Internacional notificará asimismo la inscripción a esa oficina.
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6) [Cancelación de la inscripción; fecha en que la cancelación surte efecto][]
f) Las cancelaciones efectuadas a petición del titular o de su mandatario deberán notificarse igualmente a las Oficinas de las Partes Contratantes designadas.
CAPÍTULO 4
Hechos ocurridos en las Partes Contratantes que afectan a los registros internacionales
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Regla 18 ter
Disposición definitiva relativa a la situación de una marca en una Parte Contratante designada
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4) [Decisión ulterior] Cuando no se haya enviado una notificación de denegación provisional en el plazo aplicable conforme a lo estipulado en los artículos 5.2) del Arreglo o del Protocolo, o cuando, tras el envío de una declaración conforme a lo estipulado en el párrafo 1), 2) o 3), una decisión ulterior, adoptada por la Oficina u otra autoridad, afecte a la protección de la marca, la Oficina, en la medida en que tenga conocimiento de dicha decisión, sin perjuicio de lo dispuesto en la Regla 19, deberá enviar a la Oficina Internacional una nueva declaración en la que se indique la situación de la marca y, cuando proceda, los productos y servicios respecto de los que se protege la marca en la Parte Contratante en cuestión1.
1 Declaración interpretativa aprobada por la Asamblea de la Unión de Madrid:
“Las referencias en la Regla 18 ter.4) a una decisión ulterior que afecta a la protección de la marca también abarca el caso en el que la Oficina adopta esa decisión ulterior, por ejemplo, en el caso de restitutio in integrum, aun cuando esa Oficina ya hubiera declarado que se habían completado los procedimientos ante dicha Oficina.”
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Regla 22
Cesación de los efectos de la solicitud de base, del registro resultante de ella o del registro de base
1) [Notificación relativa a la cesación de los efectos de la solicitud de base, del registro resultante de ella o del registro de base]
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c) Cuando la acción judicial o el procedimiento mencionados en el apartado b) hayan dado por resultado la sentencia definitiva a que se alude en el Artículo 6.4) del Arreglo, a la decisión definitiva a que se refiere la segunda frase del Artículo 6.3) del Protocolo o a la retirada o la renuncia citadas en la tercera frase del Artículo 6.3) del Protocolo, la Oficina de origen, apenas tenga conocimiento de ello, notificará a la Oficina Internacional y facilitará las indicaciones previstas en el apartado a)i) a iv). Cuando la acción judicial o el procedimiento mencionados en el apartado b) hayan sido ejecutados y no hayan dado por resultado ninguna de las decisiones definitivas mencionadas anteriormente, la retirada o la renuncia, la Oficina de origen, apenas tenga conocimiento de ello o a petición del titular, notificará en consecuencia a la Oficina Internacional.
2) [Inscripción y transmisión de la notificación; cancelación del registro internacional]
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b) Cuando en una notificación mencionada en el párrafo 1)a) o c) se pida la cancelación del registro internacional y se cumplan los requisitos previstos en ese párrafo, la Oficina Internacional cancelará, hasta donde sea aplicable, el registro internacional inscrito en el Registro Internacional. La Oficina Internacional cancelará asimismo, en la medida en que sea aplicable, los registros internacionales resultantes de un cambio parcial de titularidad inscrito en el registro internacional que haya sido cancelado, tras la notificación mencionada anteriormente, y los resultantes de su fusión.
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CAPÍTULO 5
Designaciones posteriores; modificaciones
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Regla 23 bis
Comunicaciones de las Oficinas de las Partes Contratantes designadas enviadas por conducto de la Oficina Internacional
1) [Comunicaciones de las Oficinas de las Partes Contratantes designadas no contempladas en el presente Reglamento] Cuando la legislación de una Parte Contratante designada no autorice a la Oficina a transmitir directamente al titular una comunicación relativa a un registro internacional, esa Oficina podrá pedir a la Oficina Internacional que transmita en su nombre una copia de esa comunicación al titular.
2) [Formato de la comunicación] La Oficina Internacional establecerá el formato en que la Oficina en cuestión enviará la comunicación mencionada en el párrafo 1).
3) [Transmisión al titular] La Oficina Internacional transmitirá al titular una copia de la comunicación mencionada en el párrafo 1), en el formato establecido por la Oficina Internacional, sin examinar su contenido ni inscribirla en el Registro Internacional.
CAPÍTULO 5
Designaciones posteriores; modificaciones
Regla 24
Designación posterior al registro internacional
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5) [Irregularidades] a) Si la asignación posterior no cumple los requisitos exigibles, la Oficina Internacional, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 10), notificará ese hecho al titular y, si la designación posterior fue presentada por una Oficina, a ésta.
b) Si la irregularidad no se subsana dentro de los tres meses siguientes a la fecha de su notificación por la Oficina Internacional, la designación posterior se considerará abandonada, y la Oficina Internacional notificará en consecuencia y al mismo tiempo al titular y, si la designación posterior fue presentada por una Oficina, a ésta, y reembolsará al autor del pago las tasas abonadas, previa deducción de una cuantía correspondiente a la mitad de la tasa de base mencionada en el punto 5.1) de la Tabla de tasas.
c) No obstante lo dispuesto en los apartados a) y b), cuando no se cumplan los requisitos establecidos en párrafos 1) b) o c) o 3) b) i) en relación con una o más de las Partes Contratantes designadas, se estimará que en la designación posterior no figura la designación de esas Partes Contratantes, y se reembolsarán los complementos de tasa o las tasas individuales ya abonados en relación con esas Partes Contratantes. Cuando los requisitos establecidos en los párrafos 1) b) o c) o 3) b) i) no se cumplan en relación con ninguna de las Partes Contratantes designadas, se aplicará el apartado b).
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Regla 25
Petición de inscripción de una modificación;
Petición de inscripción de una cancelación
1) [Presentación de la petición] a) Se presentará una petición de inscripción a la Oficina Internacional en un solo ejemplar del formulario oficial pertinente cuando la petición se refiera a alguno de los aspectos siguientes:
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v) la cancelación del registro internacional respecto a todas las Partes Contratantes designadas en relación con la totalidad o una parte de los productos y servicios;
vi) una modificación en el nombre o dirección del mandatario.
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2) [Contenido de la petición] a) En la petición de inscripción de una modificación o en la petición de inscripción de una cancelación figurarán o se indicarán, además de la modificación o la cancelación solicitadas,
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ii) el nombre del titular o el nombre del mandatario, cuando la modificación se refiera al nombre o a la dirección del mandatario,
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Regla 27
Inscripción y notificación de una modificación o de una cancelación;
Fusión de registros internacionales;
Declaración de que un cambio de titularidad o una limitación no tiene efecto
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(2) [Inscripción de un cambio parcial en la titularidad] a) El cambio en la titularidad del registro internacional únicamente respecto de algunos de los productos y servicios o de algunas de las Partes Contratantes designadas se inscribirá en el Registro Internacional con el número del registro internacional afectado por el cambio parcial en la titularidad.
b) La parte del registro internacional respecto de la que se haya inscrito un cambio en la titularidad se suprimirá del registro internacional en cuestión y se inscribirá como registro internacional diferente.
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CAPÍTULO 7
Gaceta y base de datos
Regla 32
Gaceta
1) [Información relativa a los registros internacionales] a) La Oficina Internacional publicará en la Gaceta los datos pertinentes relativos a
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xii) los registros internacionales que no se hayan renovado;
xiii) las inscripciones del nombramiento del mandatario del titular comunicadas en virtud de la Regla 3)2)b) y las cancelaciones efectuadas a petición del titular o de su mandatario en virtud de la Regla 3)6)a).
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3) La Oficina Internacional efectuará las publicaciones previstas en los párrafos 1) y 2) en el sitio web de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.
MODIFICACIONES CON ENTRADA EN VIGOR EL 1 DE FEBRERO DE 2019
CAPÍTULO 4
Hechos ocurridos en las Partes Contratantes que afectan a los registros internacionales
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Regla 22
Cesación de los efectos de la solicitud de base, del registro resultante de ella o del registro de base
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2) [Inscripción y transmisión de la notificación; cancelación del registro internacional]
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b) Cuando en una notificación mencionada en el párrafo 1) a) o c) se pida la cancelación del registro internacional y se cumplan los requisitos previstos en ese párrafo, la Oficina Internacional cancelará, hasta donde sea aplicable, el registro internacional inscrito en el Registro Internacional. La Oficina Internacional cancelará asimismo, en la medida en que sea aplicable, los registros internacionales resultantes de un cambio parcial de titularidad o de una división inscrito en el registro internacional que haya sido cancelado, tras la notificación mencionada anteriormente, y los resultantes de su fusión.
CAPÍTULO 5
Designaciones posteriores; Modificaciones
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Regla 27
Inscripción y notificación de una modificación o de una cancelación; Declaración de que un cambio de titularidad o una limitación no tiene efecto
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3) [Suprimido]
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Regla 27 bis
División de un registro internacional
1) [Petición de división de un registro internacional] a) Una petición de división de un registro internacional presentada por el titular solamente en relación con algunos productos y servicios respecto de una Parte Contratante designada será presentada ante la Oficina Internacional en el correspondiente formulario oficial por la Oficina de esa Parte Contratante designada, una vez que ésta haya comprobado que la división cuya inscripción se pide satisface los requisitos de su legislación vigente, incluidos los requisitos relativos a las tasas.
b) En la petición se indicará
i) la Parte Contratante de la Oficina que presenta la petición,
ii) el nombre de la Oficina que presenta la petición,
iii) el número del registro internacional,
iv) el nombre del titular,
v) los nombres de los productos y servicios que interesa separar, agrupados en las clases correspondientes de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios,
vi) la cuantía de la tasa pagadera y la forma de pago o, en su defecto, la instrucción de cargar el importe exigido a una cuenta abierta en la Oficina Internacional, y la identidad del autor del pago o de quien da la instrucción.
c) La petición estará firmada por la Oficina que la presenta y, si así lo exige la Oficina, también por el titular.
d) Toda petición presentada en virtud del presente párrafo podrá incluir una declaración enviada de conformidad con la Regla 18 bis o 18 ter respecto de los productos y servicios enumerados en la petición, o estar acompañada por dicha declaración.
2) [Tasa] La división de un registro internacional estará sujeta al pago de la tasa especificada en el punto 7.7 de la Tabla de tasas.
3) [Petición irregular] a) Cuando la petición no cumpla los requisitos exigibles, la Oficina Internacional invitará a la Oficina que presentó la petición a subsanar la irregularidad e informará al mismo tiempo al titular.
b) Si la Oficina no subsana la irregularidad dentro de los tres meses siguientes a la fecha de la invitación en virtud del apartado a), se dará por abandonada la petición y la Oficina Internacional notificará en consecuencia a la Oficina que la presentó, informará al mismo tiempo al titular y reembolsará la tasa pagada en virtud del párrafo 2), previa deducción de una cantidad correspondiente a la mitad de dicha tasa.
4) [Inscripción y notificación] a) Cuando la petición cumpla los requisitos exigibles, la Oficina Internacional inscribirá la división, creará un registro internacional divisional en el Registro Internacional, notificará en consecuencia a la Oficina que presentó la petición e informará al mismo tiempo al titular.
b) La división del registro internacional se inscribirá con la fecha en que la Oficina Internacional reciba la petición o, cuando proceda, con la fecha de subsanación de la irregularidad mencionada en el párrafo 3).
5) [Petición no considerada como tal] La petición de división de un registro internacional respecto de una Parte Contratante designada que no haya sido designada para las clases de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios mencionadas en la petición, o ya no lo esté, no será considerada como tal.
6) [Declaración de que una Parte Contratante no presentará peticiones de división] Una Parte Contratante cuya legislación no prevea la división de solicitudes de registro de una marca o la división de registros de una marca, podrá notificar al Director General, antes de la fecha de entrada en vigor de la presente Regla o de la fecha en que dicha Parte Contratante pase a estar obligada por el Arreglo o el Protocolo, que no presentará a la Oficina Internacional la petición mencionada en el párrafo 1). Esa declaración podrá ser retirada en cualquier momento.
Regla 27 ter
Fusión de registros internacionales
1) [Fusión de registros internacionales resultantes de la inscripción de un cambio parcial de titularidad] Cuando la misma persona natural o jurídica haya sido inscrita como titular de dos o más registros internacionales resultantes de un cambio parcial de titularidad, esos registros se fusionarán a petición de dicha persona natural o jurídica, presentada directamente o por conducto de la Oficina de la Parte Contratante del titular. La petición será presentada ante la Oficina Internacional en el formulario oficial correspondiente. La Oficina Internacional inscribirá la fusión, notificará en consecuencia a las Oficinas de las Partes Contratantes designadas afectadas por el cambio e informará al mismo tiempo al titular y, si la petición fue presentada por una Oficina, a esa Oficina.
2) [Fusión de registros internacionales resultantes de la inscripción de una división de un registro internacional] a) Un registro internacional resultante de una división se fusionará con el registro internacional del que ha sido dividido, a petición del titular presentada por conducto de la Oficina que presentó la petición mencionada en el párrafo 1) de la Regla 27 bis, siempre y cuando la misma persona natural o jurídica haya sido inscrita como titular de los dos registros internacionales mencionados y la Oficina de que se trate haya comprobado que la petición satisface los requisitos de su legislación vigente, incluidos los requisitos relativos a las tasas. La petición se presentará a la Oficina Internacional en el formulario oficial correspondiente. La Oficina Internacional inscribirá la fusión, notificará en consecuencia a la Oficina que presentó la petición e informará al mismo tiempo al titular.
b) La Oficina de una Parte Contratante cuya legislación no prevea la fusión de registros de marca podrá notificar al Director General, antes de la fecha en la que la presente Regla entre en vigor o la fecha en la que dicha Parte Contratante pase a estar obligada por el Arreglo o el Protocolo, que no presentará a la Oficina Internacional la petición mencionada en el apartado a). Esa declaración podrá ser retirada en cualquier momento.
CAPÍTULO 7
Gaceta y base de datos
Regla 32
Gaceta
1) [Información relativa a los registros internacionales] a) La Oficina Internacional publicará en la Gaceta los datos pertinentes relativos a
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viii bis) las divisiones inscritas en virtud de la Regla 27bis.4) y las fusiones inscritas en virtud de la Regla 27ter;
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xi) las informaciones inscritas en virtud de las Reglas 20, 20 bis, 21, 21 bis, 22.2) a), 23, 27.4) y 40.3);
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2) [Información relativa a los requisitos particulares y a determinadas declaraciones de las Partes Contratantes, y otra información general] La Oficina Internacional publicará en la Gaceta.
i) toda notificación realizada en virtud de las Reglas 7, 20 bis.6), 27 bis.6), 27 ter.2) b) o 40.6) y toda declaración efectuada en virtud de la Regla 17.5) d) o e);
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CAPÍTULO 9
Otras disposiciones
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Regla 40
Entrada en vigor; Disposiciones transitorias
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6) [Incompatibilidad con la legislación nacional] Si, en la fecha de entrada en vigor de la presente Regla o en la fecha en la que una Parte Contratante pasa a estar obligada por el Arreglo o el Protocolo, el párrafo 1) de la Regla 27 bis o el párrafo 2)a) de la Regla 27 ter no fuesen compatibles con la legislación nacional de esa Parte Contratante, el párrafo o los párrafos en cuestión, según el caso, no se aplicarán respecto de esa Parte Contratante mientras sigan siendo incompatibles con esa legislación, siempre y cuando dicha Parte Contratante notifique en consecuencia a la Oficina Internacional antes de la fecha de entrada en vigor de la presente Regla o la fecha en que dicha Parte Contratante pase a estar obligada por el Arreglo o el Protocolo. Esa notificación podrá ser retirada en cualquier momento.
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TABLA DE TASAS
(en vigor el 1 de febrero de 2019)
Tabla omitida.
MODIFICACIÓN DE LAS INSTRUCCIONES ADMINISTRATIVAS PARA LA APLICACIÓN DEL ARREGLO DE MADRID RELATIVO AL REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS Y EL PROTOCOLO CONCERNIENTE A ESE ARREGLO
Instrucciones Administrativas para la aplicación del Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de marcas y el Protocolo concerniente a ese Arreglo
(texto en vigor el 1 de febrero de 2019)
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Parte 6
Numeración de los registros internacionales
Instrucción 16: Numeración resultante de una división o de un cambio parcial en la titularidad.
a) El registro internacional diferente, resultante de la inscripción de un cambio parcial de titularidad o de una división, llevará el número del registro internacional respecto del cual una parte haya cambiado de titularidad o haya sido dividida, seguido de una letra mayúscula.
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Instrucción 17: Numeración resultante de una fusión de registros internacionales.
El registro internacional resultante de la fusión de registros internacionales de conformidad con la Regla 27 ter llevará el número del registro internacional del que se ha cambiado de titularidad o dividido una parte, seguido en su caso de una letra mayúscula.
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Las presentes Modificaciones entran en vigor de forma general y para España en las fechas indicadas para cada una de ellas.
