TRIBUNAL SUPREMO
Sala de lo Civil
Sentencia 615/2010, de 05 de octubre de 2010
RECURSO DE CASACIÓN Núm: 2269/2006
Ponente Excmo. Sr. JOSE RAMON FERRANDIZ GABRIEL
En la Villa de Madrid, a cinco de Octubre de dos mil diez.
Visto por la Sala Primera del Tribunal Supremo, integrada por los Excmos. Sres. Magistrados indicados al margen, el recurso de casación interpuesto por Llave en Mano Directo, SL, representada por la Procurador de los Tribunales doña Manuela Benavides, contra la Sentencia dictada el veintinueve de septiembre de dos mil seis, por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Granada, que resolvió el recurso de apelación interpuesto, en su día, contra la Sentencia que había pronunciado el Juzgado de Primera Instancia número Catorce de Granada. Ante esta Sala compareció la Procurador de los Tribunales doña María del Carmen Ortíz Cornago, en nombre y representación de Llave en Mano Directo, SL. Es parte recurrida Ediciones Llave en Mano, SL, representada por la Procurador de los Tribunales doña Olga Rodríguez Herranz.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO. Por escrito presentado ante el Juzgado Decano de Granada el día veintiséis de abril de dos mil cinco, la Procurador de los Tribunales doña Mónica Navarro Rubio Troisfontaine, en representación de Ediciones Llave en Mano, SL, interpuso demanda de juicio ordinario contra Llave en Mano Directo, SL y don Desiderio.
En el referido escrito dicha representación alegó, en síntesis, que Ediciones Llave en Mano, SL editaba una revista con el título " Llave en Mano ", que daba conocimiento general de ofertas inmobiliarias, en las provincias de Málaga, Sevilla y Cádiz. Que era titular de la marca española número 1.998.011, constituida por la denominación " Bolsa llave en mano ", que le había sido concedida, el quince de febrero de mil novecientos noventa y siete, para identificar productos de la clase dieciséis del nomenclátor, en particular, publicaciones. Que la sociedad demandada Llave en Mano Directo, SL era titular de la marca española denominativa " Llave en Mano Directo, SL ", concedida, con el número 256.624, el veinticuatro de junio de dos mil cinco, para identificar servicios de la clase treinta y seis. Que el administrador único de la misma sociedad, don Desiderio era titular de la marca española denominativa " Llave en Mano Directo ", concedida con el número 1.610.367, el dieciséis de febrero de dos mil cinco para identificar servicios de la clase treinta y seis.
Reclamó la aplicación de los artículos 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 51 y 52 de la Ley 17/2.001, de 7 de diciembre, de marcas y, en el suplico del escrito de demanda, interesó una sentencia que " declare: A) La nulidad de las marcas “Llave en mano Directo, SL” y “Llave en Mano Directo” por los motivos esgrimidos en esta demanda. B) Que se condene a los demandados para que se abstengan de realizar actos en el tráfico económico que suponga cualquier violación del derecho de marca, retirando la publicidad de cualquier tipo en las fachadas y carteles que viene utilizando, así como el inmediato cese de toda publicidad de anuncios en cualquier medio bajo la denominación de “Llave en mano”. C) Que se publique a costa de los demandados la presente Sentencia en el Periódico Sur de Málaga, así como en la Revista de mi mandante. D) Que cese el uso del dominio en Internet www.llaveenmano.es, por tratarse de una infracción de la citada marca propiedad de mi mandante.
SEGUNDO. La demanda fue repartida al Juzgado de Primera Instancia número Catorce de Granada, que la admitió a trámite conforme a las normas del juicio ordinario, con el número 198/05.
Los demandados, previamente emplazados, se personaron en las actuaciones representados por la Procurador de los Tribunales doña Manuela Benavides Delgado y contestaron la demanda, mediante un escrito en el que, en síntesis, negaron legitimación a uno de ellos, don Desiderio, por ser la otra, Llave en Mano Directo, SL, la única titular del nombre comercial número 256.624 y de la marca número 1.610.367, mencionadas en la demanda.
Además opusieron la excepción de falta de uso de la marca de la demandante, con invocación del artículo 52, apartado tres, de la Ley 17/2.001, ya que no era utilizada con el término " Bolsa ". Finalmente, negaron el riesgo de confusión entre la marca de Ediciones Llave en Mano, SL y la marca y nombre comercial de Llave en Mano Directo, SL, por la concurrencia, entre una y otras denominaciones de diferencias sustanciales.
En el suplico del escrito de contestación interesaron los demandados una sentencia que desestime " íntegramente la demanda interpuesta de contrario en todos sus pedimentos con expresa condena en costas a la actora".
TERCERO. Celebrados los actos de audiencia previa y del juicio, practicada la prueba que, propuesta, había sido admitida, el Juzgado de Primera Instancia número Catorce de Granada dictó sentencia con fecha veinticuatro de octubre de dos mil cinco, con la siguiente parte dispositiva: "Que, estimando parcialmente la demanda interpuesta por la procurador doña Mónica Navarro- Rubio Troisfontaine en nombre y representación de Ediciones Llave en Mano, SL frente a LLave en Mano Directo, SL, debo declarar y declaro la nulidad de las marcas y nombre comercial Llave en Mano Directo 2.572.274 y Llave en Mano directo, SL 256.624; condenando a la demandada para que se abstengan de realizar actos en el tráfico económico que suponga cualquier violación del derecho de marca, retirando la publicidad de cualquier violación del derecho de marca, retirando la publicidad de cualquier tipo de fachadas y carteles que viene utilizando, así como el inmediato cese de toda publicación de anuncios en cualquier medio bajo la denominación de “Llave en mano”, y a cesar en la utilización que viene realizando de la denominación mencionada como nombre de dominio en internet; soportando cada parte las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad".
CUARTO. La sentencia del Juzgado de Primera Instancia número Catorce de Granada fue recurrida en apelación por la demandada, Llave en Mano Directo, SL.
Cumplidos los trámites, las actuaciones se elevaron a la Audiencia Provincial de Granada, en la que se turnaron a la Sección Tercera de la misma, que tramitó el recurso y dictó sentencia con fecha veintinueve de septiembre de dos mil seis, con la siguiente parte dispositiva: " Fallo. Desestimando el recurso de apelación interpuesto por Llave en Mano Directo, SL contra la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia número Catorce de esta Ciudad en autos de Juicio Ordinario número 198/2005, debemos confirmar y confirmamos íntegramente la misma, condenándose a la parte apelante al pago de las costas del recurso ".
QUINTO. Por escrito de cuatro de diciembre de dos mil seis, la representación de Llave en Mano Directo, SL interpuso recurso de casación contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Granada, Sección Tercera, de veintinueve de septiembre de dos mil seis.
Dicho Tribunal de apelación, por providencia de cinco de diciembre de dos mil seis, mandó elevar las actuaciones a la Sala Primera del Tribunal Supremo, la cual, por auto de veinticuatro de febrero de dos mil nueve, decidió: "1° No admitir el recurso de casación interpuesto por la representación procesal de la mercantil Llave en Mano Directo, contra la Sentencia dictada, con fecha veintinueve de septiembre de dos mil seis, por la Audiencia Provincial de Granada (Sección Tercera), en el rollo de apelación n° 92/2006, dimanante de los autos de juicio ordinario número 198/2005 del Juzgado de Primera Instancia número Catorce de Granada, respecto a las infracciones alegadas en el motivo primero del escrito de interposición. 2°) Admitir el recurso de casación interpuesto por la representación procesal de la mercantil Llave en Mano Directo, SL contra la Sentencia dictada, con fecha veintinueve de septiembre de dos mil seis, por la Audiencia Provincial de Granada (Sección Tercera), en el rollo de apelación n° 92/2006, dimanante de los autos de juicio ordinario número 198/2005 del Juzgado de Primera Instancia número Catorce de Granada, respecto a las infracciones alegadas en los motivos segundo y tercero del escrito de interposición. 3°) Y entregar copia del escrito de interposición del recurso de casación formalizado, con sus documentos adjuntos, a la parte recurrida personada ante esta Sala para que formalice su oposición por escrito en el plazo de veinte días durante los cuales estarán de manifiesto las actuaciones en la Secretaría".
SEXTO. El recurso de casación de Llave en Mano Directo, SL se compone de tres motivos, de los que sólo han sido admitidos el segundo y el tercero, en los que la recurrente, con apoyo en el ordinal tercero del apartado segundo del artículo 477 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, denuncia.
PRIMERO (segundo en el escrito de interposición). La infracción de los artículos 6 y 8 de la Ley 17/2.001, de 7 de diciembre, de marcas.
SEGUNDO (tercero en el escrito de interposición). La infracción del artículo 7 del Código Civil.
SÉPTIMO. Evacuado el traslado conferido al respecto, la Procurador doña Olga Rodríguez Herranz, en nombre y representación de Ediciones Llave en Mano, SL, impugnó el recurso, solicitando se declarase no haber lugar al mismo.
OCTAVO. No habiéndose solicitado por todas las partes la celebración de vista pública, se señaló como día para votación y fallo del recurso el día veintidós de septiembre de dos mil diez, en que el acto tuvo lugar.
Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. Jose Ramon Ferrandiz Gabriel,
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO. Ediciones Llave en Mano, SL - la demandante - edita una revista de información sobre el mercado inmobiliario, titulada " Llave en mano ", que se distribuye en las provincias de Málaga, Sevilla y Cádiz.
Es, a su vez, titular de la marca española número 1.998.071, denominativa, formada por las palabras " Bolsa llave en mano ", que le había sido concedida por la Oficina Española de Patentes y Marcas el cinco de febrero de mil novecientos noventa y siete, para identificar productos de la clase dieciséis, entre ellos, las publicaciones.
Llave en Mano Directo, SL - una de los dos demandados -, se dedica a la intermediación en la compraventa y arrendamiento de inmuebles y es titular del nombre comercial - no marca, como se dice en la demanda - número 256.624, formado por las mismas palabras que integran su denominación social, que le había sido concedido el dieciséis de mayo de dos mil cuatro, para distinguir actividades empresariales relacionadas con el mercado inmobiliario - clase treinta y seis -. También es titular de la marca española número 2.572.274, denominativa, " Llave en Mano Directo ", concedida el doce de mayo de dos mil cuatro para identificar servicios de la misma clase mencionada.
Se ha declarado probado en la instancia que, tanto Ediciones Llave en Mano, SL, como Llave en Mano Directo, SL no usan los signos de que son titulares en la misma forma en que les fueron concedidos, sino que lo hacen prescindiendo de las palabras " bolsa " y " directo ", respectivamente. De modo que presentan la revista de una y las ofertas de mediación de la otra con la denominación " Llave en mano ", sin más.
Ediciones Llave en Mano, SL alegó en la demanda que el prioritario registro de su marca, a la que calificó como notoria, significaba para el de los signos de Llave en Mano Directo, SL una prohibición relativa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 17/2.001, de 7 de diciembre. Por ello, pretendió la declaración de nulidad de dichas concesiones, en aplicación del artículo 51, apartado primero, de la misma Ley.
También alegó que la demandada, al usar el signo denominativo "Llave en Mano ", lesionaba sus derechos sobre la marca número 1.998.071 - "Bolsa Llave en Mano "-. Por lo que pretendió su condena cesar en esa utilización.
Ambas pretensiones fueron estimadas en las dos instancias, a partir del argumento de que, cuando usaba la denominación " Llave en Mano " - título de la revista que editaba sobre temas inmobiliarios -, la demandante no hacía otra cosa que utilizar su marca registrada con el número 1.998.071 - "Bolsa Llave en Mano " -, bien que con una forma diferente o modificada, pero en medida que no afectaba a los elementos esenciales. De modo que, tanto el Juzgado de Primera Instancia, como la Audiencia Provincial consideraron que la actora usaba realmente su signo, pese a que lo había negado expresamente la demandada - a los efectos del artículo 52, apartado tercero de la Ley 17/2.001, de 7 de diciembre -, así como que la marca y el nombre comercial de esta última, tal como le habían sido concedidos y tal como eran usados - sin la palabra " directo " -, resultaban incompatibles con el signo de la demandante, prioritario según el registro.
La sentencia de apelación ha sido recurrida en casación por Llave en Mano Directo, SL, por tres motivos, de los que sólo han sido admitidos dos.
En el motivo primero, la recurrente había denunciado la infracción de los artículos 6 y 39 de la Ley 17/2.001, de 7 de diciembre, por considerar que el Tribunal de apelación debió haber acogido la excepción de falta de uso que oportunamente opuso - ya que entiende que usar el signo " Llave en mano ", del que son titulares terceras personas, no significa usar el signo " Bolsa Llave en Mano ", dadas las diferencias existentes entre uno y otro.
Dicho motivo no fue admitido - por no haberse acreditado respecto del mismo el alegado interés casacional -. Pero hemos de indicar que ello no impide que demos respuesta a los dos que lo han sido, tomando en consideración el soporte argumental de los mismos, con independencia de que en parte coincida con el de aquel.
SEGUNDO. En el primer motivo de su recurso de casación - esto es, el segundo en el escrito de interposición - denuncia Llave en Mano Directo, SL la infracción de los artículos 6 y 8 de la Ley 17/2.001, de 7 de diciembre, de marcas. Y en el segundo - el tercero en aquel escrito - la del artículo 7 del Código Civil.
Alega la recurrente - en el motivo primero - que las denominaciones "Bolsa Llave en mano " y " Llave en Mano ", una registrada como marca a favor de la demandante y la otra usada por ambas en el mercado, constituyen realidades jurídicas distintas. Y, ello sentado, que la primera no es una marca notoria sólo porque lo sea la segunda, así como que ésta no está registrada a nombre de la demandante, sino de un tercero. Y - en el motivo segundo - que la actora tuvo que añadir a " Llave en mano " la palabra " Bolsa " para que le fuera permitido el registro de la marca 1.988.071, por lo que abusaba de su derecho de exclusiva al basarlo en el uso de un signo cuyo registro le había sido denegado, para anular otro posterior que era compatible y para oponerse a un uso que sólo es incompatible con la forma de la utilización.
Como se advierte, ninguno de los dos motivos se explica si no es tras decidir si el empleo en el mercado del signo " Llave en mano " constituye uso del signo " Bolsa Llave en Mano " en una forma que difiere en elementos que no alteran significativamente el carácter distintivo en la forma con la que está registrado.
Esa era la cuestión planteada en el motivo que no fue admitido, pero, a la vez, constituye presupuesto lógico de los dos que lo han sido y sin el que, como se expuso, ninguno de éstos tendría sentido.
A lo expuesto hay que añadir que determinar - a los efectos de dar respuesta a los dos motivos del recurso - si " Llave en Mano " constituye una variación de forma no extralimitada de " Bolsa Llave en Mano ", no es una materia sobre la que no quepa un control en casación.
En la sentencia de 15 de enero de 2.009, con cita de otras, declaramos que, si es cierto que los juicios de hecho que resultan de la valoración de la prueba no pueden ser revisados en esta sede - pues la casación no abre una nueva instancia -,una cosa es que se haya producido con el uso de la marca una alteración de la forma registral de la misma y otra distinta que dicha alteración merezca o no ser calificada como significativa para su carácter distintivo, a fin de que pueda entenderse o no usada por el titular la misma marca o, con otras palabras, que el titular superó o no los límites objetivos de su derecho. Precisamos en aquella ocasión que, para afirmar cumplida la mencionada condición, es necesario llevar a cabo un juicio de naturaleza sustancialmente jurídica, de subsunción de los hechos probados bajo un concepto jurídico indeterminado, lo que constituye una operación calificadora de naturaleza normativa, que es susceptible de ser revisada en casación, como había destacado esta Sala en supuestos semejantes - así, en la sentencia de 28 de marzo de 2.005 -.
TERCERO. El Tribunal de apelación declaró que la demandante, Ediciones Llave en Mano, SL, no había usado la marca número 1.988.071, "Bolsa Llave en Mano ", tal como le fue concedida, pero que sí lo había hecho con una forma distinta.
La recurrente reclama la revisión de esa conclusión en los dos motivos admitidos de su recurso, al afirmar que el signo " Llave en Mano " no está registrado a nombre de la demandante, sino de un tercero, y que su supuesta notoriedad no implica la del signo " Bolsa Llave en Mano ". Así como que pretender, en su perjuicio, que el derecho de exclusiva vinculado al registro de éste se extienda a aquel, constituye un abuso que el ordenamiento no debe tolerar.
Ambos motivos deben ser estimados.
La demandante, al utilizar el signo " Llave en Mano ", se sirve de un "aliud" respecto de su marca " Bolsa Llave en Mano " y sale del ámbito de protección reconocido a su título. Por ello, la notoriedad del primero no implica la de la segunda, de modo que carece de justificación proteger a ésta como marca notoria.
Pero, sobre todo, el registro de la marca número 1.998.071 no es incompatible con el de los signos "Llave en Mano Directo " de la demandada y recurrente, dado que estos no generan riesgo de confusión con aquella, tal como fue concedida.
Y tampoco es incompatible con el uso que la demandada hace de éstos signos, por más que pueda serlo con el registrado a nombre de un tercero.
CUARTO. A la estimación del recurso de casación sigue, como consecuencia, la del de apelación que interpuso, en su día, Llave en Mano Directo, SL y la desestimación de la demanda de Ediciones Llave en Mano, SL.
Las costas de la primera instancia quedan a cargo de la actora, en aplicación del artículo 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Sobre las costas de los recursos, ordinario y extraordinario, no procede pronunciamiento de condena.
Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español y su Constitución.
FALLAMOS
Declaramos haber lugar al recurso de casación de Llave en Mano Directo, SL, contra la Sentencia dictada, con fecha veintinueve de septiembre de dos mil seis, por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Granada la cual casamos y anulamos.
En lugar de ella estimamos el recurso de apelación interpuesto por Llave en Mano Directo, SL, contra la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia número Catorce de Granada, de fecha veintinueve de septiembre de dos mil seis y desestimamos la demanda de Ediciones Llave en Mano, SL contra la ahora recurrente.
Las costas de la primera instancia quedan a cargo de la demandante.
Sobre las costas de la apelación y la casación no formulamos pronunciamiento de condena.
Líbrese a la mencionada Audiencia la certificación correspondiente, con devolución de los autos y rollo de apelación remitidos.
Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.- Juan Antonio Xiol Rios.-Xavier O'Callaghan Muñoz.-Jesus Corbal Fernandez.-Jose Ramon Ferrandiz Gabriel.-Antonio Salas Carceller.- Rubricado. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR. D. Jose Ramon Ferrandiz Gabriel, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando celebrando Audiencia Pública la Sala Primera del Tribunal Supremo, en el día de hoy; de lo que como Secretario de la misma, certifico.
