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  • EDICIÓN DE 10/12/2003
 
 

STS DE 07.10.03 (REC. 1722/1998; S. 3.ª, SECC. 3.ª). PROPIEDAD INDUSTRIAL. PATENTES

10/12/2003
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El artículo 161.2 LP no establece un previo requerimiento a la caducidad que deba hacer la OEPM, pues ésta se produce automáticamente, como se infiere del artículo 116 LP, en el que se expresa que se produce “por la falta de pago en tiempo oportuno de una anualidad”. La caducidad es inmanente al derecho a la patente y debe ser conocido por su titular desde el momento en que la solicita por sí o por persona interpuesta, al tratarse de un requisito constitutivo de su pervivencia.

TRIBUNAL SUPREMO

Sala de lo Contencioso-Administrativo

Sección: Tercera

Sentencia de 07 de octubre de 2003

RECURSO DE CASACIÓN Núm: 1722/1998

Ponente Excmo. Sr. D. Fernando Ledesma Bartret

En la Villa de Madrid, a siete de Octubre de dos mil tres. VISTO por la Sala Tercera (Sección Tercera) del Tribunal Supremo el recurso de casación interpuesto por la Procuradora de los Tribunales Doña Rosa Sorribes Calle, en representación de THERAMEX, SOCIÉTÉ ANONYME, contra la sentencia de fecha 21 de octubre de 1997, dictada en el recurso contencioso-administrativo nº 606/1995 por la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Ha sido parte recurrida la Administración del Estado representada y defendida por el Abogado del Estado.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- En el recurso contencioso-administrativo nº 606/1995, la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia, de fecha 21 de octubre de 1997, cuyo fallo dice textualmente: “FALLAMOS: que desestimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal de la entidad Theramex S.A. contra las resoluciones de que hace mérito en el encabezamiento, debemos declarar y declaramos dichas resoluciones ajustada a derecho; sin imposición de costas procesales”. SEGUNDO.- Contra la referida sentencia preparó recurso de casación la representación procesal de THERAMEX, SOCIÉTÉ ANONYME, que fue tenido por preparado mediante providencia del Tribunal “a quo” de 15 de diciembre de 1997. TERCERO.- El 3 de febrero de 1998 tuvo entrada en el Registro General del Tribunal Supremo escrito de la representación procesal de THERAMEX, SOCIÉTÉ ANONYME interponiendo recurso de casación fundado en dos motivos amparados en el artículo 95.1.4º de la L.J.. En el primero se mantiene que la sentencia ha infringido el artículo 160.2 de la Ley 11/1986, de Patentes, que, en contra de lo que la resolución impugnada afirma, impone a la Oficina Española de Patentes y Marcas el deber de notificar a la actora o al Agente de Patentes que ostentaba su representación, que no se había efectuado el pago de la tasa correspondiente a la séptima anualidad, de suerte que si no se practica esa notificación, el impago no produce los efectos previstos en la Ley. Y en el segundo, se sostiene que la sentencia ha vulnerado el artículo 116.1.c) de la Ley 11/1986, en relación con el artículo 160.2 del mismo texto legal, con arreglo a los cuales - afirma la recurrente- no procede la caducidad de un registro de patentes por falta de pago de una anualidad -y, en su caso, de la sobretasa correspondiente- si no se ha efectuado al titular la notificación correspondiente. Concluye suplicando sentencia que, con estimación de los motivos formulados, “declare haber lugar al recurso, casando la sentencia recurrida y dictando en su lugar otra estimatoria en todas sus partes del recurso contencioso-administrativo formalizado por mi parte, declarando nulas y sin ningún valor ni efecto las resoluciones administrativas de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fechas 22 de junio de 1993 (por la que se acordó la caducidad del registro de la Patente de invención nº 536.488) y de fecha 21 de noviembre de 1994 (por medio de la cual fue desestimado expresamente el recurso de reposición interpuesto por mi parte contra la resolución anteriormente mencionada), anulando todos y cada uno de dichos actos, por no hallarse ajustados a Derecho y declarando asimismo que procede que por la Oficina Española de Patentes y Marcas sea admitido el pago de la séptima anualidad de la mencionada Patente de invención, habilitando a mi parte el plazo legal para efectuar dicho pago con el recargo legal correspondiente, ordenándolo así para su cumplimiento por el mencionado Organismo, con imposición de la costas procesales a la Administración de esta parte”. CUARTO.- El recurso fue admitido mediante providencia de 11 de marzo de 1999. QUINTO.- Se ha opuesto al recurso el Abogado del Estado. Suplica sentencia que declare no haber lugar al recurso y se impongan las costas al recurrente. SEXTO.- Por providencia de 17 de junio de 2003 se señaló para votación y fallo del recurso el 25 de septiembre de 2003, designándose Magistrado Ponente al Excmo. Sr. D. Fernando Ledesma Bartret. En la indicada fecha han tenido lugar ambos actos.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- La sentencia objeto de este recurso de casación, al desestimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal de THERAMEX SOCIÉTÉ ANONYME, ha considerado conformes al ordenamiento jurídico los acuerdos de la Oficina Española de Patentes y Marcas (de 22 de junio y 21 de noviembre de 1994, el segundo desestimatorio del recurso de reposición entablado contra el anterior) que declararon la caducidad de la patente de invención nº 536488 a que se refieren estas actuaciones, registrada en favor de la demandante en la instancia y recurrente en casación, por impago de la tasa correspondiente a la séptima anualidad. El examen de los dos motivos desarrollados en el recurso de casación por aquella sociedad al amparo del artículo 95.1.4º, exige dar respuesta a las siguientes cuestiones: 1) cuál sea el precepto de la Ley 11/1986 aplicable, si el artículo 160.2, que la recurrente considera vulnerado por la sentencia, o el artículo 161, referente al mantenimiento en vigor de la patente, como sostiene la Administración; y 2) si la declaración de caducidad por impago de la tasa durante toda la vigencia de la patente requiere que, con anterioridad a su declaración, la Administración notifique el impago al titular, o, contrariamente, no es exigible tal notificación o requerimiento, produciéndose la caducidad por falta de pago en tiempo oportuno de una anualidad y en su caso, de la sobretasa correspondiente, como dice el artículo 116.1.c) de la Ley 11/1986, precepto que, puesto en relación con el artículo 162.2 de la misma Ley, se considera infringido por la sentencia en el segundo de los dos motivos del recurso de casación. Como precisa la sentencia impugnada, han quedado fuera del proceso de instancia las cuestiones referentes a la procedencia de la rehabilitación, que la demandante (ex artículo 117 L.P.) solicitó de la Administración en fecha anterior a la de la declaración de caducidad. SEGUNDO.- Todas las cuestiones controvertidas han sido reiteradamente examinadas y resueltas por esta Sala en términos por completo coincidentes con los de la sentencia impugnada, como se desprende de la jurisprudencia contenida en las SSTS de 21 de abril de 1994 (R. Apelación 1882/1992) y 23 de mayo de 2003 (E. Casación 6283/1998). Esta última, respondiendo a un argumento sustancialmente igual al que en este recurso se expone (esto es, que de acuerdo con los arts. 160.2 de la Ley de Patentes y 81 de su Reglamento, previamente a la pérdida de los derechos se ha de notificar la falta de pago de la anualidad) dice lo siguiente (en su fº.Jº.3º): “El artículo 160.2, cuando señala que “la falta de pago dentro del reglamentariamente fijado a partir de la fecha en que el Registro haya notificado la omisión al solicitante privará de toda eficacia al acto para el cual hubiera debido pagarse”, no se refiere a las tasas que hay que satisfacer para mantener en vigor la patente, que se regulan en el artículo siguiente, por lo que no puede tener aplicación al caso de autos. Es el artículo 161.2 el que regula la forma de pago de la anualidad de que ahora se trata y en él se dice que “la fecha de vencimiento de cada anualidad será el último día del mes del aniversario de la fecha de presentación de la solicitud y el correspondiente pago podrá ser validamente efectuado dentro del plazo que se fije reglamentariamente”. Como se ve, no se fija en dicho precepto un previo requerimiento a la caducidad que deba hacer la OEPM, pues ésta se produce automáticamente, como se infiere del artículo 116, en el que se expresa que se produce “por la falta de pago en tiempo oportuno de una anualidad” y se añade en el apartado 3º que “en los supuestos de falta de pago de una anualidad, se entiende que la omisión que da lugar a la caducidad se produce al comienzo del año de la vida de la patente para el cual no hubiere sido abonada la anualidad”. Tampoco es aplicable al caso el artículo 81 del Reglamento, que se refiere al pago por servicios solicitados pero no al pago correspondiente a cada anualidad, que se regula en el artículo 82, en el que tampoco se expresa que haya que practicar un previo requerimiento para declarar la caducidad. Al no ser aplicables los preceptos que se mencionan como infringidos tampoco cabe hablar de desigualdad de trato entre el solicitante y el titular de la patente, por establecerse para aquél y no para éste la necesidad de un previo requerimiento antes de declarar la caducidad. Esa distinción se prevé para supuestos de pagos de tasas del artículo 160 y no para los del artículo 161 cuyo tratamiento es diferenciado, como se induce claramente de la propia denominación que la Ley da a ambos supuestos: tasa en el primer caso, anualidad en el segundo”. Completando la fundamentación y respondiendo al alegato de que la falta de notificación al interesado de la posibilidad de caducidad de la patente por no haber satisfecho la tasa anual le produce indefensión y es desproporcionada, esta misma sentencia de 23 de mayo de 2003 añade (en el fº.jº.4º): “El régimen legal a que se ha hecho mención no prevé esa previa notificación, por lo que el efecto automático que se liga al no pago de la anualidad, esto es, la caducidad, es inmanente al derecho a la patente y debe ser conocido por su titular desde el momento en que la solicita por sí o por persona interpuesta, al tratarse de un requisito constitutivo de su pervivencia. De aquí que deban decaer los motivos quinto y sexto, pues al establecerse por el legislador el régimen aplicable, no cabe la analogía con lo previsto en otros sectores del ordenamiento jurídico a los que se alude en el recurso, que responde a criterios de apreciación diferentes y en los que se valoran otros elementos y, desde luego, en ningún caso, el referido al régimen sancionador o al de caducidad del procedimiento administrativo, pues la caducidad que aquí se examina no tiene naturaleza de sanción, ni se dicta estando pendiente ningún procedimiento que deba resolverse en tiempo determinado. Es más, los supuestos mencionados a que se refieren los artículos 39 y 40 del Reglamento revelan que el propósito del legislador era excluir de esa previa notificación al supuesto de falta de pago de la anualidad, pues en virtud del principio “inclusius unus exclusius alterius”, queda claro que si hubiera sido su intención preverla para ese caso lo hubiera regulado expresamente”. TERCERO.- De conformidad con tal jurisprudencia, no ha lugar a acoger ninguno de los motivos en que el recurso de casación se funda. La sentencia hace una interpretación de la Ley 11/1986 ajustada a Derecho y a nuestra jurisprudencia. Lo que así declaramos con imposición de las costas a la recurrente por imperativo de lo establecido en el artículo 102.3 de la L.J.

FALLAMOS

No ha lugar al recurso de casación interpuesto por la representación procesal de THERAMEX, SOCIÉTÉ ANONYME, contra la sentencia de fecha 21 de octubre de 1997, dictada en el recurso contencioso-administrativo nº 606/1995 por la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, lo que así declaramos con imposición de las costas a la parte recurrente. Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo,, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.- Fernando Ledesma Bartret.- Óscar González González.- Segundo Menéndez Pérez.- Manuel Campos Sánchez-Bordona.- Francisco Trujillo Mamely.- Eduardo Espín Templado.- Fernando Cid Fontán.- Rubricado.-

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. FERNANDO LEDESMA BARTRET, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico.- Secretario de la Sección Tercera-Sala Tercera del Tribunal Supremo.- Rubricado.-

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