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STS DE 09.10.03 (REC. 2880/1998; S. 3.ª, SECC. 3.ª). MARCAS. ACCESO AL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

24/11/2003
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El artículo 12 de la Ley de Marcas exige, para que se produzca la prohibición general de acceso al Registro de una marca, la concurrencia de las siguientes circunstancias: a) que exista identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca o nombre comercial anteriormente solicitado o registrado, y b) que tenga por finalidad designar productos o servicios idénticos o similares a los que ampara la marca precedente, o guarden relación con la actividad amparada por el nombre comercial ya registrado o solicitado. En estas prohibiciones generales, a diferencia de lo que ocurre en casos especiales (marca renombrada), basta que no se dé una de estas circunstancias para que desaparezca la prohibición y deba permitirse el acceso al Registro de la marca solicitada.

TRIBUNAL SUPREMO

Sala de lo Contencioso-Administrativo

Sección: TERCERA

Sentencia de 09 de octubre de 2003

RECURSO DE CASACIÓN Núm: 2880/1998

Ponente Excmo. Sr. D. Manuel Campos Sánchez-Bordona

En la Villa de Madrid, a nueve de Octubre de dos mil tres. Visto por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, constituida en su Sección Tercera por los Magistrados indicados al margen, el recurso de casación número 2880/1998 interpuesto por “DAKS SIMPSON GROUP PUBLIC LIMITED COMPANY”, representada por el Procurador D. Javier Ungría López, contra la sentencia dictada con fecha 11 de diciembre de 1997 por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso número 1881/1995, sobre denegación de inscripción de la marca número 1.662.300 “Daks”; es parte recurrida la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, representada por Abogado del Estado.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- “Daks Simpson Group Public Limited Company” interpuso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid el recurso contencioso- administrativo número 1881/1995 contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 3 de febrero de 1995 que denegó la inscripción de la marca número 1.662.300, “Daks”, para la clase 3ª, y contra la de 25 de mayo de 1995 que desestimó el recurso de reposición deducido contra aquélla, por su evidente similitud, con identidad fonética y manifiesta relación entre las áreas comerciales en las que despliegan sus efectos, con la oponente número NUM000 “ DIRECCION000 “ para la clase 1ª. Segundo.- En su escrito de demanda, de 29 de marzo de 1996, alegó los hechos y fundamentos de Derecho que consideró oportunos y suplicó se dictase sentencia “por la que declare que son totalmente nulas dichas resoluciones registrales y es procedente la concesión de la referida marca de mi mandante, signo consistente en la denominación 'Daks' y destinado a distinguir productos de la clase 3 del Nomenclátor Internacional de productos y servicios del mercado”. Por otrosí interesó el recibimiento a prueba. Tercero.- El Abogado del Estado contestó a la demanda por escrito de 6 de mayo de 1996, en el que alegó los hechos y fundamentación jurídica que estimó pertinentes y suplicó a la Sala dictase sentencia “desestimando el presente recurso”. Cuarto.- No habiéndose recibido el pleito a prueba y evacuado el trámite de conclusiones por las representaciones de ambas partes, la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Quinta, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia con fecha 11 de diciembre de 1997, cuya parte dispositiva es como sigue: “FALLAMOS: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto en representación de la entidad Daks Simpson Group Public Limited Company contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 3 de febrero de 1995, confirmada en vía de recurso ordinario con fecha 22 de febrero de 1995, por la que se deniega el registro de la marca nº 1.662.300 'Daks' para designar productos de la clase 3ª del Nomenclátor, sin imponer las costas de este proceso a ninguno de los litigantes”. Quinto.- Con fecha 27 de marzo de 1998 “Daks Simpson Group Public Limited Company” interpuso ante esta Sala el presente recurso de casación número 2880/1998 contra la citada sentencia, al amparo de los siguientes motivos: Primero: Al amparo del artículo 95.1.4º de la Ley Jurisdiccional, por infracción de la jurisprudencia contenida, entre otras, en la sentencia de 4 de mayo de 1966. Segundo: Al amparo del artículo 95.1.4º de la Ley Jurisdiccional, por infracción del artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas. Sexto.- El Abogado del Estado presentó escrito de oposición al recurso y suplicó su desestimación con imposición de las costas al recurrente. Séptimo.- Por providencia de 24 de junio de 2003 se nombró Ponente al Excmo. Sr. Magistrado D. Manuel Campos Sánchez-Bordona y se señaló para su Votación y Fallo el día 1 de octubre siguiente, en que ha tenido lugar.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- La sentencia que es objeto de este recurso de casación, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid con fecha 11 de diciembre de 1997, desestimó el recurso contencioso-administrativo que había interpuesto “Daks Simpson Group Public Limited Company” contra las resoluciones administrativas antes reseñadas que denegaron la inscripción de la marca número 1.662.300, “Daks”, para la clase 3ª, en concreto para productos de tocador, jabones, productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares, betunes y cremas para los zapatos y para las botas, productos para la conservación del cuero (betunes), dentífricos, por su similitud, con identidad fonética y manifiesta relación entre las áreas comerciales en las que despliegan sus efectos, con la oponente número NUM000 “ DIRECCION000 “ para la clase 1ª. A la inscripción de la marca “Daks”, solicitada por “Daks Simpson Group Public Limited Company”, se había opuesto Dª. María Esther en cuanto titular de la marca “ DIRECCION000 “, número NUM000 (1), que ampara productos de la clase 1 y 16ª. La denegación de la inscripción de la marca aspirante tanto en vía administrativa como en la jurisdiccional de instancia motiva el presente recurso de casación. Segundo.- La Sala de instancia confirmó la decisión de la Oficina Española de Patentes y Marcas. Ésta, a su vez, había considerado que concurrían en el caso de autos los “presupuestos aplicativos de la prohibición de registro prevista en el art. 12.1 [de la Ley], por existir entre los distintivos enfrentados, de un lado la marca solicitada 1.662.300, Daks, cl.3, y del contrario la marca opuesta NUM000, DIRECCION000, cls. 1 y 16, una evidente similitud denominativa, con identidad fonética, así como una manifiesta relación entre las áreas comerciales en las cuales despliegan sus efectos [...]”. La Sala de instancia consideró, como fundamento central de su sentencia, que “la resolución que denegó el registro es ajustada a derecho pues la marca solicitada (Daks) y la oponente ( DIRECCION000 ) no sólo presentan una notable similitud gráfica y una identidad fonética, sino que se refieren a productos comprendidos en el mismo ámbito comercial, circunstancias que hacen aplicable al caso la prohibición contenida en el artículo 12.1.a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, en cuanto la nueva marca podría causar confusión en el mercado”. Subrayó el tribunal sentenciador, en lo que se refiere al ámbito aplicativo, cómo la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas había, a su vez, destacado la coincidencia entre los productos de una y otra marca, que se producía específicamente “[...] en algún campo concreto como es el del maquillaje teatral, mimo y figuración, en el que las barras de colores grasos (artísticos) y las barras para labios o sombreado de ojos (cosméticos) son perfectamente confundibles aunque se encuadren en diferentes clases”. Añadía, a estos mismos efectos, la Sala de instancia que “[...] en todo caso los productos amparados por los distintivos enfrentados tienen unos mismos canales de comercialización, con el consiguiente riesgo de confusión”. Tercero.- La disconformidad de la recurrente con la sentencia se articula mediante dos motivos de casación, ambos fundados al amparo del artículo 95.1.4º de la Ley Jurisdiccional. En el primero de ellos denuncia la infracción de la jurisprudencia citando, entre otras, la sentencia de este Tribunal Supremo de 4 de mayo de 1966, relativa a la diferencia entre productos de los ramos de pinturas y de cosméticos, diferencia que se traduce no sólo en su distinta clasificación en el Nomenclátor oficial, sino también en la circunstancia de que las primeras son propias del sector industrial y las segundas del de la perfumería. La sentencia de instancia no infringe aquella jurisprudencia cuando considera que, en el caso de autos, los productos amparados por la marca aspirante (Daks), aun cuando pertenezcan primordialmente al sector de la perfumería, pueden coincidir en ocasiones con los de la marca ya registrada ( DIRECCION000 ) en los mismos canales de comercialización, circunstancia ésta que, junto con otras, contribuye a reafirmar la semejanza de ambas marcas en cuanto designan diferentes tipos de pinturas. La Sala de instancia pudo, razonablemente, confirmar el criterio de la Oficina Española de Patentes y Marcas al afirmar que las marcas, además de su práctica identidad fonética, tratan de amparar productos similares, esto es, que las pinturas cosméticas de Daks y las pinturas para aplicaciones artísticas de DIRECCION000 pertenecen a un ámbito comercial común en el que se produce el riesgo de confusión. Ciertamente este es uno de los casos en que la semejanza de productos no resulta tan acusada como en otros. Pero ha de aplicarse el criterio, ya reiterado por esta Sala, de que las exigencias en la apreciación de la similitud de productos (ámbito aplicativo) no son tan rigurosas cuando los signos distintivos presentan entre sí una práctica identidad denominativa, como aquí ocurre. La doctrina que hemos sentado al respecto, aun reconociendo la dificultad de establecer criterios generales en la materia, dada la casuística que en ella impera, es que el examen de la doble similitud/identidad entre marcas, por un lado, y productos o servicios, por otro, no puede prescindir de su interdependencia relativa, de modo que un bajo grado de similitud entre los productos o servicios cubiertos puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa. Tampoco cabrá olvidar que la noción de similitud está, a su vez, relacionada con el riesgo de confusión. En atención a dicho criterio, pues, podrá denegarse el registro de una nueva marca cuando, existiendo un mínimo grado de similitud entre los productos o servicios designados, aquélla sea idéntica a otra prioritaria en el tiempo. Cuarto.- Mediante su segundo motivo de casación defiende la recurrente la compatibilidad registral entre su marca solicitada Daks y la oponente DIRECCION000 imputando a la sentencia de instancia la infracción del artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas. La censura (que la Sala de instancia ha aplicado indebidamente la prohibición de inscripción contenida en aquel precepto legal) se basa en que no basta que las marcas presenten semejanza e incluso identidad en sus signos distintivos, pues “esas mismas marcas podrán coexistir en la inscripción registral si se aplican a productos que no presentan la misma semejanza aplicativa, como ocurre en este caso”. Para desestimar este segundo motivo bastaría con remitirnos a lo ya dicho al rechazar el precedente. Debemos añadir, además, lo que en tantas otras ocasiones hemos afirmado con carácter general sobre la interpretación del artículo 12.1.a) de la Ley 32/1988 y el control casacional de las sentencias de instancia que lo aplican. En síntesis, hemos sostenido que no corresponde a esta Sala, en cuanto tribunal de casación, sustituir las valoraciones efectuadas por los tribunales de instancia sobre la apreciación de los diversos elementos de hecho que el artículo 12.1.a) de la Ley 32/1988 contempla para legitimar el acceso o la negativa al registro de una determinada marca. En la medida que este precepto prohíbe registrar como marcas los signos o medios que por su identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca anteriormente solicitada o registrada para designar productos o servicios idénticos o similares puedan inducir a confusión en el mercado o generar un riesgo de asociación con la marca anterior, el juicio de los tribunales de instancia sobre cualquiera de estos factores (identidad, semejanza, inducción a la confusión en el mercado y riesgo de asociación), a la vista de los elementos de hecho y de las pruebas practicadas, no puede ser sustituido por el del tribunal de casación. Siendo el recurso de casación un recurso extraordinario que impide al Tribunal Supremo alterar los hechos de que haya partido la Sala de instancia en la sentencia recurrida, salvo que al hacerlo haya violado los escasos preceptos que regulan el valor de la prueba tasada, no cabe solicitar de este Tribunal que sustituya a aquella Sala en la apreciación de tales hechos. Este intento de sustitución es, en suma, el que aflora en el motivo a examen: la parte recurrente sostiene la opinión de que los distintivos enfrentados no se refieren a productos semejantes y no existe riesgo de confusión. Sin embargo, la sentencia de instancia llega a conclusiones distintas que, atendiendo a los criterios que deben regir el análisis, no cabe reputar ni irracionales ni absurdas. Cuando, como ocurre en este supuesto, la Sala del Tribunal Superior de Justicia interpreta correctamente el precepto que regula la compatibilidad de signos distintivos diferentes y lo aplica tras apreciar fundada y racionalmente que existen coincidencias entre las marcas enfrentadas y existe riesgo de confusión en el mercado, no cabe en vía casacional combatir su decisión alegando, precisamente, que no se dan la coincidencia y el riesgo que afirma la sentencia de instancia. Diremos, por último, que en el motivo de casación no se llega a denunciar la infracción del artículo 13 de la Ley 32/1998, a tenor del cual no pueden registrarse como marcas los signos o medios que supongan un aprovechamiento indebido de la reputación de otros signos o medios registrados. La afirmación de la notoriedad de la marca “Daks” (que, por lo demás, se reduce a una mera aseveración no probada) no tiene, pues, en este caso, incidencia sobre la supuesta vulneración del único precepto legal invocado en casación. Quinto.- Procede, pues, la desestimación del recurso con la preceptiva condena en costas a la parte que lo ha sostenido, conforme prescribe el artículo 102.3 de la precedente Ley Jurisdiccional. Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español

FALLAMOS

No ha lugar al recurso de casación número 2880/1998 interpuesto por “Daks Simpson Group Public Limited Company” contra la sentencia que, con fecha 11 de diciembre de 1997, dictó la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Quinta) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso número 1881 de 1995. Con imposición a la parte recurrente de las costas causadas en este recurso de casación. Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse en la Colección Legislativa,, lo pronunciamos, mandamos y firmamos: Fernando Ledesma.- Óscar González.- Manuel Campos.- Francisco Trujillo.- Eduardo Espín.- Fernando Cid.- Rubricados.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado D. Manuel Campos Sánchez-Bordona, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando constituida la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en audiencia pública en el día de su fecha, lo que como Secretario de la misma certifico.

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