TRIBUNAL SUPREMO
Sala de lo Civil
Sentencia 716/2009, de 13 de noviembre de 2009
RECURSO DE CASACIÓN Núm: 1540/2005
Ponente Excmo. Sr. JESUS CORBAL FERNANDEZ
En la Villa de Madrid, a trece de Noviembre de dos mil nueve
Visto por la Sala Primera del Tribunal Supremo, integrada por los Magistrados al margen indicados, el recurso de casación interpuesto respecto la Sentencia dictada en grado de apelación por la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección Quince, como consecuencia de autos de Juicio Ordinario, seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia Número Treinta y seis de Barcelona; cuyo recurso fue interpuesto por la entidad ITM ENTREPRISES S.A., representada por la Procurador D.ª. Rosa Sorribes Calle; y como parte recurrida, la entidad ESTABLECIMIENTOS FELIX GASULL, S.A., representada por el Procurador D. Antonio M.ª. Alvarez-Buylla Ballesteros.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- 1.- El Procurador D. Angel Montero Brusell, en nombre y representación de la entidad ITM ENTREPRISES SOCIÈTÈ ANONYME, interpuso demanda de Juicio Ordinario ante el Juzgado de Primera Instancia Número Treinta y seis de Barcelona, siendo parte demandada la entidad Establecimientos Felix Gasull, S.A., alegando los hechos y fundamentos de derecho que estimó aplicables para terminar suplicando al Juzgado dictase en su día Sentencia "por la que se declare caducado el registro de la marca n.º 12.921 "MARTI" (gráfica) por falta de uso de la misma durante más de cinco años consecutivos, con todos los efectos legales que su extinción por caducidad debe producir en la Oficina Española de Patentes y Marcas, en el que la inscripción de dicha marca deberá cancelarse, y se condene a la parte demandada a estar y pasar por las precitadas declaraciones y a pagar las costas del presente procedimiento.".
2.- El Procurador D. Juan Rodes Durall, en nombre y representación de la entidad Establecimientos Felix Gasull, S.A., contestó a la demanda alegando los hechos y fundamentos de derecho que estimó aplicables para terminar suplicando al Juzgado dictase en su día Sentencia "por la que con estimación de las excepciones formuladas, se desestime la misma en su integridad, con expresa imposición de costas a la parte actora.".
3.- Recibido el pleito a prueba, se practicó la que propuesta por las partes fue declarada pertinente. Unidas a los autos las partes evacuaron el trámite de resumen de prueba en sus respectivos escritos. El Juez de Primera Instancia Número Treinta y seis de Barcelona dictó Sentencia con fecha 16 de diciembre de 2.002, cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLO: Que estimando la demanda interpuesta por Don Angel Montero Brusell, Procurador de los Tribunales y de ITM ENTREPRISES SOCIETE ANONYME, contra ESTABLECIMIENTOS FELIX GASULL S.A., debo declarar y declaro la caducidad por no uso de la marca núm. 12.921 MARTI, ordenando la cancelación del registro en la Oficina Española de Patentes y Marcas, todo ello con expresa imposición de las costas causadas a la parte demandada.".
SEGUNDO.- Interpuesto recurso de apelación contra la anterior resolución por la representación de la entidad "Establecimientos Felix Gasull, S.A.", la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección Decimoquinta, dictó Sentencia con fecha 4 de abril de 2.005, cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLAMOS: Que estimando el recurso interpuesto por la representación procesal de ESTABLECIMIENTO FELIX GASULL, S.A. contra la sentencia dictada con fecha 16 de diciembre de 2.002 por el Juzgado de Primera Instancia n.º 36 de los de Barcelona, en los autos de los que el presente rollo dimana, debemos REVOCAR Y REVOCAMOS íntegramente la misma, y en su lugar dictamos otra por la que, desestimando la demanda interpuesta por ITM ENTREPRISES SOCIETÉ ANONYME absolvemos a la recurrente de todas las pretensiones deducidas en su contra, condenando a la actora al pago de las costas ocasionadas en la primera instancia. No hacemos mención de las costas causadas en la presente alzada.".
TERCERO.- El Procurador D. Angel Montero Brusell, en nombre y representación de la entidad ITM Entreprises Société Anonyme, interpuso recurso de casación ante la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección Décimoquinta, respecto la Sentencia dictada en grado de apelación de fecha 4 de abril de 2.005, con apoyo en los siguientes motivos, MOTIVOS DEL RECURSO: PRIMERO.- Al amparo del art. 477.2, apartado 3 de la LEC, se alega infracción de los artículos 4 y 35 de la Ley de Marcas 32/1.988 de 10 de noviembre. SEGUNDO.- Bajo el mismo ordinal se alega infracción por interpretación errónea de la Jurisprudencia del Tribunal Supremo y de las Audiencias Provinciales relativa a la aportación de etiquetas como modo de acreditar el uso de la marca o la existencia de preparativos serios para la comercialización de la misma.
CUARTO.- Por Providencia de fecha 20 de junio de 2.005 se tuvo por interpuesto recurso de casación y se acordó remitir las actuaciones a la Sala Primera del Tribunal Supremo.
QUINTO.- Recibidas las actuaciones en esta Sala, comparecen, como parte recurrente, la entidad ITM ENTREPRISES S.A., representada por la Procurador D.ª. Rosa Sorribes Calle; y como parte recurrida, la entidad ESTABLECIMIENTOS FELIX GASULL, S.A., representada por el Procurador D. Antonio M.ª. Alvarez-Buylla Ballesteros.
SEXTO.- Por esta Sala se dictó Auto de fecha 20 de mayo de 2.008, cuya parte dispositiva es como sigue: "ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN interpuesto por la representación procesal de la entidad "ITM Enterprises Societé Anonyme", contra la Sentencia dictada, con fecha 4 de abril de 2005, por la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15.ª), en el rollo de apelación 147/2003, dimanante de los autos 393/2002 del Juzgado de Primera Instancia número 36 de Barcelona.".
SÉPTIMO.- Dado traslado, el Procurador D. Antonio Alvarez-Buylla Ballesteros, en nombre y representación de la entidad Establecimientos Felix Gasull, S.A., presentó escrito de oposición al recurso formulado de contrario.
OCTAVO.- No habiéndose solicitado por todas las partes la celebración de vista pública, se señaló para votación y fallo el día 20 de octubre de 2.009, en que ha tenido lugar.
Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. Jesus Corbal Fernandez,
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO. El objeto del proceso versa sobre propiedad industrial, y concretamente sobre la caducidad por no uso de una marca.
Por la entidad mercantil JTM ENTREPRISES SOCIETÉ ANONYME se dedujo demanda contra ESTABLECIMIENTOS FELIX GASULLS, S.A. en la que solicita con base en los arts. 4 y 53 a) de la Ley de Marcas 32 de 1.988 se declare la caducidad por no uso durante los últimos cinco años de la marca núm. 19.921 "MARTI" que se encuentra inscrita en la Oficina Española de Patentes y Marcas desde el 30 de octubre de 1906 para distinguir productos de la clase 29 del Nomenclátor (aceites).
La Sentencia dictada por el Juzgado de 1.ª Instancia núm. 36 de Barcelona el 16 de diciembre de 2002, en los autos de juicio ordinario núm. 393 de 2002, estimó la demanda declarando la caducidad de la marca con base en que de la prueba practicada en modo alguno cabe concluir que el uso de la marca controvertida se haya producido o se venga produciendo, y no consta que Establecimientos Félix Gasull, S.A. haya utilizado la marca de que es titular durante los últimos cinco años.
La Sentencia dictada por la Sección Décimoquinta de la Audiencia Provincial de Barcelona el 4 de abril de 2005, Rollo núm. 147 de 2003, estima el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, revoca la sentencia del Juzgado y desestima la demanda, absolviendo a Establecimientos Félix Gasull, S.A de las pretensiones deducidas en su contra. La "ratio decidendi" se resume en que, si bien no puede decirse que sea exagerado el acervo probatorio logrado por el titular marcario a los efectos de justificar el uso de su marca, sin embargo al amparo de la jurisprudencia comunitaria se aprecia la existencia de un uso real y efectivo.
Contra esta última sentencia se interpuso por ITM ENTREPRISES SOCIETÉ ANONYME recurso de casación articulado en dos motivos en los que se denuncia infracción de los artículos 4 y 53 a) de la Ley de Marcas 32/1988, de 10 de noviembre, y de la doctrina jurisprudencial dictada en su aplicación -SS. 22 de enero de 2.000 y 5 de febrero de 1.990 -, en relación con el concepto jurídico de uso real y efectivo (motivo primero), e infracción por interpretación errónea de la jurisprudencia del Tribunal Supremo y de las Audiencias Provinciales relativa a la aportación de etiquetas como modo de acreditar el uso de la marca o la existencia de preparativos serios para la comercialización de la misma (motivo segundo).
SEGUNDO. En el enunciado del motivo primero se alega infracción por interpretación errónea de la jurisprudencia del Tribunal Supremo y de las Audiencias Provinciales relativa al concepto de uso real y efectivo de marca establecido en los arts. 4 y 35 de la Ley de Marcas 32/1988, de 10 de noviembre, aplicable al litigio por razones de temporalidad.
Antes de entrar en el examen del fondo del motivo debe observarse que no cabe fundamentar el recurso de casación en la infracción de Sentencias de las Audiencias Provinciales porque si las mismas constituyen jurisprudencia civil, no son doctrina jurisprudencial civil, la cual sólo lo es la de esta Sala 1.ª del Tribunal Supremo, y, por otro lado, si bien aquella jurisprudencia puede servir de soporte a un interés casacional que permita acceder a la casación con base en el art. 477.2, 3.º y 3 LEC, para ello es preciso, además de que haya contradicción entre Sentencias en los términos que tiene reiterado esta Sala, que, no haya doctrina jurisprudencial respecto del tema controvertido, lo que es obvio no sucede en el caso.
Como consecuencia de lo expuesto, el análisis a realizar se centra exclusivamente en las Sentencias del Tribunal Supremo que se citan en el enunciado y transcriben en el cuerpo del motivo.
La primera Sentencia que se cita es la de 22 de enero de 2000 (sobre la marca "Manuel El Cordobés") y en ella se recoge la siguiente doctrina acerca del uso efectivo y real en España para los productos o servicios para los que la marca ha sido registrada: “para que exista un uso efectivo y real, relevante, de la marca, ésta ha de manifestarse públicamente en el sector del mercado para el que ha sido concedida [...], no siendo suficiente para cumplir aquella exigencia legal una utilización aparente dirigida simplemente a conservar su derecho formal, mediante un uso esporádico del signo distintivo, debiendo tenerse en cuenta para determinar si existe o no ese uso efectivo y real, la clase de productos o servicios amparados por la marca y las circunstancias concurrentes en el caso concreto [...]; y la aparición con mayor o menos frecuencia [del famoso torero retirado al que alude la marca] en los medios de comunicación no implica ese uso efectivo y real”.
La segunda Sentencia que se cita es la de 5 de febrero de 1990, y en la misma no se recoge doctrina sobre el uso real y efectivo sino que no se aprecia, en el caso, la existencia del mismo, quedando reducida la controversia a que un documento justificativo de exportaciones de cerveza a España en los años 1.957 a 1.978 no es suficiente para justificar el uso y comercialización de las siete marcas objeto del proceso, ya que de él no se desprende el uso y comercialización, sino unas supuestas exportaciones y correlativas importaciones en las que no se acredita el destino posterior [...]; no hallándose prueba alguna tendente a acreditar por parte de los supuestos importadores que recibieron efectivamente la mercancía, la destinaron al consumo público, puntos de venta en que haya tenido lugar, etc; lo que no tiene nada que ver con la cuestión aquí litigiosa.
Como consecuencia de lo expuesto el planteamiento del motivo quedaría reducido a una única Sentencia, que no integra doctrina jurisprudencial, sin embargo sucede que el contenido de la Sentencia indicada de 22 de enero de 2.000 se recoge en las Sentencias, entre otras, de 11 de marzo de 2.003, 28 de marzo de 2.005, 23 de junio de 2.006 y 20 de mayo de 2008, que constituyen la doctrina actual, sobre exclusión de utilización meramente formal y aparente de la marca, y de los usos esporádicos y actos aislados que no entrañan un uso continuado, cuya ponderación ha de efectuarse tomando en cuenta las características del producto designado por el signo controvertido y las circunstancias concurrentes. Pues bien, contrastada la argumentación "ratio decidendi" de la sentencia recurrida recogida en el fundamento de derecho quinto, párrafo segundo, con el contenido de las sentencias expuestas no se aprecia una infracción de doctrina jurisprudencial, porque según el juzgador "a quo" ha habido presencia en el mercado, aunque exigua, que explica por tratarse de un producto selecto vendido en un recinto selecto -"que es donde fueron destinadas la mayor parte de las remesas de producto cuya venta se acreditó"-. Por consiguiente, hubo uso público de la marca para los productos que designa (aceite), que no ha sido meramente formal para eludir la sanción jurídica de la caducidad, ni puede calificarse de acciones aisladas o esporádicas, y aunque en su mayoría localizada la venta en un recinto comercial de Barcelona, es razonable la explicación que al respecto se da en la sentencia recurrida, por lo que no cabe, sin más, desecharla en casación.
Por todo ello, el motivo decae.
TERCERO. En el motivo segundo se alega infracción por interpretación errónea de la Jurisprudencia del Tribunal Supremo y de las Audiencias Provinciales relativa a la aportación de etiquetas como modo de acreditar el uso de la marca o la existencia de preparativos serios para la comercialización de la misma.
El motivo se desestima porque se pretende impugnar una argumentación de la Sentencia recurrida que no es "ratio decidendi", ya que lo es de refuerzo, o, como explícitamente dice su fundamento quinto, párrafo tercero de la misma, "a mayor abundamiento". Estas apreciaciones no son impugnables en casación porque cualquier eventual juicio que merecieran serían estéril, y aunque pudieran ser objeto de consideración, subsidiariamente, en el caso de haber prosperado la impugnación principal, esto, en el caso, no ha sucedido por lo que dicho eventual juicio, aquí y ahora, sería igualmente irrelevante.
Por otra parte, tampoco podría examinarse el motivo porque no se cita la doctrina jurisprudencial al respecto, sino únicamente dos Sentencias de una Audiencia Provincial que no son idóneas para fundamentar el recurso.
CUARTO.- La desestimación de los motivos conlleva la del recurso de casación y la condena de la parte recurrente al pago de las costas procesales causadas (arts. 398.1 y 394.1 LEC ).
Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.
FALLAMOS
Que desestimamos el recurso de casación interpuesto por la representación procesal de la entidad ITM ENTREPRISES SOCIETÉ ANONYME contra la Sentencia dictada por la Sección Décimoquinta de la Audiencia Provincial de Barcelona el 4 de abril de 2.005, en el Rollo núm. 147 de 2.003, y condenamos a la parte recurrente al pago de las costas procesales causadas. Publíquese esta resolución con arreglo a derecho, y devuélvanse a la Audiencia los autos originales y rollo de apelación remitidos con testimonio de esta resolución a los efectos procedentes.
Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.- Xavier O'Callaghan Muñoz.- Jesus Corbal Fernandez.- Jose Ramon Ferrandiz Gabriel.- Antonio Salas Carceller.- Rubricados. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR. D. Jesus Corbal Fernandez, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando celebrando Audiencia Pública la Sala Primera del Tribunal Supremo, en el día de hoy; de lo que como Secretario de la misma, certifico.
