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STS de 15.10.08 (Rec. 3149/2006; S. 3.ª). Propiedad industrial. Marcas. Acceso al Registro de la propiedad industrial

16/03/2009
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Se revoca la sentencia recurrida que entendió que el registro de la marca controvertida -inscrita de nuevo tras haber caducado y haberse instado su inscripción-, no estaba infringiendo la prohibición contenida en el art. 13 b) de la Ley de Marcas. La Sala afirma que, a la vista del tenor del precepto, resulta claro que para inscribir como marca, entre otros, el nombre civil o la imagen que identifique a una persona distinta del solicitante de la marca, es requisito necesario que se obtenga la autorización del propietario. En el caso examinado, la marca se basa de forma esencial en un título nobiliario actualmente existente -“Marqués de Domecq”-, y en consecuencia, la inscripción concedida no debió darse ante la oposición del propietario de tal título. Entre otras cuestiones, señala el TS que no puede oponerse que la marca se había usado como notoria, porque aunque es cierto que el art. 3.1 de la citada Ley legitima a los usuarios de una marca notoria conocida en España para su inscripción en el Registro, hay que entender que se está refiriendo a las marcas que cumplan las exigencias legales.

TRIBUNAL SUPREMO

Sala de lo Contencioso-Administrativo

Sentencia de 15 de octubre de 2008

RECURSO DE CASACIÓN Núm: 3149/2006

Ponente Excmo. Sr. OSCAR GONZÁLEZ GONZÁLEZ

En la Villa de Madrid, a quince de Octubre de dos mil ocho.

En el recurso de casación n.º 3149/2006, interpuesto por Don Gerardo, representado por el Procurador Don Ramón Rodríguez Nogueira, y asistido de letrado, contra la sentencia dictada por la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en fecha 3 de noviembre de 2005, recaída en el recurso n.º 2356/2002, sobre concesión de inscripción de la marca n.º 2.273.962 "GANADERÍA MARQUÉS DE DOMECQ"; habiendo comparecido como parte recurrida la ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO, representada y dirigida por el Abogado del Estado, y las Entidades CAPA, S.A y MARTELILLA ALTA, S.L., representadas por la Procuradora Doña Almudena Galán González, y asistidas de letrado.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- En el proceso contencioso administrativo antes referido, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sección Séptima) dictó sentencia desestimando el recurso promovido por Don Gerardo, contra las resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 6 de agosto de 2002, que desestimó el recurso de alzada interpuesto contra otra de 5 de junio de 2001, que concedió la inscripción de la marca n.º 2.273.962 "GANADERÍA MARQUÉS DE DOMECQ", para productos de la clase 31.ª del Nomenclátor.

SEGUNDO.- Notificada esta sentencia a las partes, por la recurrente se presentó escrito preparando recurso de casación, el cual fue tenido por preparado en providencia de la Sala de instancia de fecha 9 de marzo de 2006, al tiempo que ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.

TERCERO.- Emplazadas las partes, el recurrente (Don Gerardo ) compareció en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo, y formuló en fecha 12 de junio de 2006, el escrito de interposición del recurso de casación, en el cual expuso, los siguientes motivos de casación:

1) Al amparo de lo preceptuado en el n.º 1, letra d) del art. 88 de la Ley Jurisdiccional, por infracción de las normas del ordenamiento jurídico y de la jurisprudencia aplicable para resolver las cuestiones objeto de debate. Infracción de los arts. 13 b) de la Ley de Marcas de 1988, que traspone el art. 4.4.d) de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros en materia de Marcas, y de la jurisprudencia interpretativa de dichos preceptos.

2) Al amparo de lo preceptuado en el n.º 1, letra d) del art. 88 de la Ley Jurisdiccional, por infracción del art. 2.2 de la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, sobre protección civil del derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen, y de la jurisprudencia interpretativa de dicho precepto.

Terminando por suplicar dicte sentencia estimatoria del mismo por la que case y anule la sentencia recurrida, por haber infringido las normas del ordenamiento jurídico y la jurisprudencia aplicable al objeto del debate en ella planteado, y, entrando al fondo del asunto, estime el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el recurrente.

CUARTO.- Por providencia de la Sala, de fecha 22 de mayo de 2007, se acordó admitir a trámite el presente recurso de casación, ordenándose por otra de 21 de junio de 2007 entregar copia del escrito de formalización del recurso a las partes comparecidas como recurridas (ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO, CAPA, S.A. y MARTELILLA ALTA, S.L.), a fin de que en el plazo de treinta días pudieran oponerse al mismo; lo que hizo el Abogado del Estado mediante escrito de fecha 16 de julio de 2007, en los que expuso los razonamientos que creyó oportunos y solicitó se dicte sentencia desestimando el recurso, con expresa imposición de costas al recurrente. Por las Entidades CAPA, S.A. y MARTELILLA ALTA, S.L., mediante escrito de fecha 11 de septiembre de 2007, manifiesta se dicte sentencia desestimando el recurso, manteniendo la de instancia, con expresa imposición de costas a la parte recurrente.

QUINTO.- Por providencia de fecha 17 de junio de 2008, se señaló para la votación y fallo de este recurso de casación el día 8 de octubre siguiente, en que tuvo lugar.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Óscar González González, Magistrado de la Sala

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Como consecuencia de la autorización otorgada por el entonces Marqués de DIRECCION000, Don Jose Augusto, se posibilitó el registro de la marca n.º 848.798 "Ganaderías Marqués de Domecq" para la clase 31, "ganaderías", marca que estuvo registrada desde 1978 a 1999, año en que fue caducada por falta de renovación. Los mismos titulares de la anterior marca solicitaron el 26 de noviembre de 1999 la inscripción de la marca n.º 2.273.962, con la misma denominación y para la misma clase y producto, siendo otorgada por la Oficina Española de Patentes y Marcas, pese a la oposición del actual propietario del titulo nobiliario "Marqués de DIRECCION000 ", Don Gerardo.

Interpuesto recurso contencioso-administrativo la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid lo desestimó con base en los siguientes fundamentos:

““"La cuestión de fondo que se plantea en el presente recurso jurisdiccional no es otra que la de determinar si el registro de la marca concedida infringe la prohibición relativa contenida en el artículo 13 b) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre.

Dispone el artículo 13 b) de la Ley de Marcas que no podrán registrarse como marcas "b) el nombre civil o la imagen que identifique a una persona distinta del solicitante de la marca, así como el nombre, apellido, seudónimo o cualquier otro medio que para la generalidad del público identifique a una persona distinta del solicitante, a menos que medie la debida autorización".

En este orden de consideraciones, la doctrina mayoritaria entiende que en el artículo 13.b) de la Ley de Marcas se contemplan dos hipótesis diferentes de pretensión de marca, una la que se refiere al nombre civil o la imagen de un tercero, y otra, la atañe solamente a su nombre propio, apellido, seudónimo o cualquier medio distinto del nombre civil o la imagen; sólo en el primero de los casos se exige siempre la autorización del afectado, en el segundo tan sólo se requería cuando a través de tales signos diferenciadores la generalidad del público identifique a una persona distinta del solicitante de la marca. Esto es, su protección deviene tanto más relajada cuanto menor es su capacidad individualizadora.

Tal criterio ha sido acogido por la jurisprudencia, la cual ha afirmado, que "a tal precepto -con referencia al art. 124.3 del Estatuto de la Propiedad Industrial, de análogo contenido al actual art. 13.b de la Ley de Marcas - no puede dársele la interpretación amplia que le dan la Sala de instancia y el Registro de la Propiedad Industrial; no la utilización de cualquier apellido está sometida a la exigencia de autorización, sino la de aquél apellido específico y notorio que por su singularidad aluda en el sentir social a una persona o personas determinadas" -STS 29 enero 1993 (RJ 1993\1098), y en igual sentido la de 26 de junio (RJ 1991\4628 ).

En conclusión, el uso de signos distintivos de un tercero tan sólo puede entender comprendido en las prohibiciones que estamos examinando, cuando son de tal proximidad a él que su identificación es automática e indudable.

Avanzando en la línea de razonamiento emprendida, ha de discernirse cuál sea la capacidad identificadora de un título nobiliario.

En este sentido ha de señalarse que la jurisprudencia ha expresado la doctrina de la relatividad de la posesión del título, "el título debe ser tenido como uno de aquellos signos distintivos que sólo en aquellos supuestos en que es generalmente identificado con la persona de quien lo ostenta, merece la protección propia de la identidad personal, pues en los demás casos el título por sí sólo, dada su permanencia en el tiempo, su posible vacancia o caducidad y su sometimiento a un orden sucesorio no alcanza el necesario poder individualizador" -Sentencia Audiencia Provincial Zaragoza, de 15 mayo 1995 -.

En materia de marcas, se otorga igual tutela legal al titulo nobiliario que al nombre propio -Sentencia del Tribunal Constitucional de 3 de julio de 1997 (RTC 1997\126 ) y sentencia de 9 de julio de 2004 (RJ 2004\5353) del Tribunal Supremo -.

De ninguna forma cabría considerar que la incorporación del título nobiliario a una marca denominativa, supone la utilización de una imagen que identifique a persona distinta del solicitante de la marca. Desde luego, con arreglo a las circunstancias concurrentes, no procede estimar que la "generalidad del público" pueda identificar a una persona distinta del solicitante, en relación al signo marcario concedido.

De todo lo cual se deduce que no estamos en presencia de la prohibición establecida en el precepto antes citado y, en consecuencia, procede la desestimación del recurso que nos ocupa, debiendo declarar conforme a derecho las resoluciones recurridas de la Oficina Española de Patentes y Marcas"““.

Contra esta sentencia se ha interpuesto casación por Don Gerardo con base en los motivos que pueden sintetizarse así:

a) infracción del artículo 13 b) de la Ley de Marcas 32/1988, de 10 de noviembre, y el artículo 4.4 de la Directiva 89/104/CEE del Consejo de 21 de diciembre de 1988, al concederse la marca sin mediar la autorización del propietario de titulo nobiliario "Marqués de DIRECCION000 ", que a estos efectos es equiparable al nombre civil, y lesión del principio de no ir contra los actos propios al haber la OEPM exigido para la concesión de la marca anterior 848.798 la autorización del entonces propietario del título nobiliario, y en el actual expediente haber requerido a los solicitantes que acreditaran que eran sucesores del anterior titular que concedió la autorización. Señala que la anterior autorización dada por el entonces propietario del título nobiliario no ofrece amparo alguno al registro de la nueva marca, que no es sucesora de la anterior, que había caducado. Tampoco puede hablarse de patrimonialización del nombre por los solicitantes, pues la Ley Orgánica 1/1982 concede en su artículo 2.3 el derecho a la revocación, en cualquier momento, de la anterior autorización del uso del título, que no puede adquirirse por prescripción adquisitiva o usucapión, al ser derechos personalísimos.

b) Infracción del artículo 2.2 de dicha Ley Orgánica 1/1982, ya que la utilización de un título nobiliario titularidad de un tercero sin su consentimiento, supone una intromisión ilegítima en su derecho al honor, sin que pueda registrarse una marca con ese nombre sin autorización, pues ello impediría que el titular pueda inscribir su propio título como marca

SEGUNDO.- El artículo 13 b) de la Ley de Marcas prohíbe el registro como marcas de "El nombre civil o la imagen que identifique a una persona distinta del solicitante de la marca, así como el nombre, apellido, seudónimo o cualquier otro medio que para la generalidad del público identifique a una persona distinta del solicitante, a menos que medie la debida autorización".

Como consecuencia de este precepto, la exigencia de autorización para la inscripción de la marca que se base de forma esencial en un título nobiliario actualmente existente, requiere la autorización del propietario de este título, pues no hay duda de que se encuentran incluidos en la dicción literal del precepto cuando se refiere a "otro medio" de identificación frente al público.

La inmediata consecuencia es que la inscripción recurrida no debió concederse ante la oposición del propietario del titulo nobiliario, sin que frente a esta conclusión pueda oponerse que la marca solicitada se había usado como notoria, y así era conocida por los usuarios del sector, porque la configuración de una marca notoria requiere, como cualquier otra marca, que cumpla los mínimos requisitos legales para su uso como tal marca, y desde luego, el necesario consentimiento del propietario del título nobiliario es un requisito que debe cumplirse para que un signo pueda usarse como distintivo de determinados productos o servicios. Es cierto que el artículo 3.1 legitima a los usuarios de una marca notoria conocida en España para su inscripción en el Registro, pero hay que entender que se está refiriendo a las marcas que cumplan las exigencias legales. Tampoco cabe apoyarse en que anteriormente se había ostentado la titularidad de la misma marca para los mismos productos, porque esa marca fue concedida con autorización del anterior propietario del título nobiliario, de tal forma que caducada la marca dejará de producir efectos jurídicos, conforme así lo dispone el artículo 55.1 de la Ley de Marcas, y, en consecuencia, cuando se quiera solicitar una nueva marca con la misma denominación debe cumplirse, ex novo, los requisitos legales, entre los que se encuentra el del consentimiento del propietario del titulo nobiliario, cuya falta determinará inexcusablemente la denegación de la solicitud.

Es cierto que con arreglo a la STC 27/1982, el titulo nobiliario sólo es un "nomen iuris" que se agota en su existencia, sin embargo, en tanto en cuanto pueda incluirse como un obstáculo para el ejercicio por otro de un derecho, su eficacia opositora no puede negársela, como tampoco se niega por la Ley al seudónimo o a cualquier otro medio de identificación.

Debe en consecuencia estimarse el recurso de casación y por las mismas razones el recurso contencioso-administrativo, declarando nulo por contrario a Derecho el acto recurrido.

TERCERO.- Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 139.1 de la Ley 29/1998, no procede hacer una especial imposición de las costas causadas.

En atención a todo lo expuesto, en nombre de Su Majestad EL REY,

FALLAMOS

Que declaramos haber lugar y, por lo tanto, ESTIMAMOS el presente recurso de casación n.º 3149/2006, interpuesto por Don Gerardo, contra la sentencia dictada por la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en fecha 3 de noviembre de 2005, debemos revocar dicha sentencia, y declaramos ESTIMAR el recurso contencioso administrativo n.º 2356/2002, promovido por Don Gerardo, declarando la nulidad de las resoluciones recurridas por no ser conformes a Derecho; sin expresa condena en costas.

Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. ÓSCAR GONZÁLEZ GONZÁLEZ, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico.

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