TRIBUNAL SUPREMO
Sala de lo Contencioso-Administrativo
Sentencia de 16 de octubre de 2003
RECURSO DE CASACIÓN Núm: 6238/1998
Ponente Excmo. Sr. D. Fernando Cid Fontán
En la Villa de Madrid, a dieciséis de Octubre de dos mil tres. En el recurso de casación nº 6238/1998, interpuesto por el Procurador D. Arturo Molina Santiago, con la asistencia de Letrado, en nombre y representación de TRISIANSKY, S.L., contra la sentencia nº 252 dictada por la Sección Novena de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo nº 1334/1996 con fecha 3 de abril de 1998, sobre concesión de la marca nº NUM000 “DIRECCION000” siendo parte recurrida la Administración General del Estado, representada y dirigida por el Sr. Abogado del Estado.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- En el proceso contencioso administrativo nº 1334/1996, la Sección 9ª de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia nº 252 de fecha 3 de abril de 1998, desestimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto por TRISIANSKY, S.L. contra resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 6 de noviembre de 1995, confirmada en reposición por otra de 21 de mayo de 1996 que concedieron la inscripción registral de la marca nº NUM000 “ DIRECCION000 “ para “una publicación”. Notificada dicha sentencia a las partes, por la representación de TRISIANSKY, S.L. se presentó escrito preparando recurso de casación, el cual fue tenido por preparado en providencia de la Sala de instancia de fecha 8 de mayo de 1998, al tiempo que ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes. SEGUNDO.- Emplazadas las partes, el recurrente compareció en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo, al tiempo que formuló en fecha 24 de junio de 1998, el escrito de interposición del recurso de casación, en el cual, tras exponer los motivos de impugnación que consideró oportunos, solicitó se declarara haber lugar al recurso casando y anulando la sentencia recurrida y declarar no ajustado a derecho los acuerdos del Registro de la Propiedad Industrial de 6 de noviembre de 1995 y 21 de mayo de 1996, que concedieron la marca nº NUM000 “ DIRECCION000 “. TERCERO.- El recurso de casación fue admitido por providencia de la Sala de fecha 8 de septiembre de 1999, en la cual se ordenó también entregar copia del escrito de formalización del recurso a la parte comparecida como recurrida (la Administración del Estado), a fin de que en el plazo de treinta días pudiera oponerse al recurso, lo que hizo en escrito presentado en fecha 20 de octubre de 1999, en el que expuso los razonamientos que creyó oportunos y solicitó se dictara sentencia declarando no haber lugar al recurso de casación y se impongan las cotas al recurrente. CUARTO.- Por providencia de fecha 30 de junio de 2003, se señaló para votación y fallo de este recurso de casación el día 9 de octubre de 2003, fecha en que tuvo lugar el acto.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- El recurrente articula dos motivos de casación al amparo del Art. 95.1.4º de la Ley Jurisdiccional; el primero, porque la sentencia recurrida infringe por violación la prohibición del Art. 12.1 a) de la Ley de Marcas 32/1988, y jurisprudencia de la Sala relativa a dicho artículo; el segundo porque la sentencia ha violado el Art. 13.c) de la Ley de Marcas y la jurisprudencia aplicable al mismo. SEGUNDO.- En relación con el primer motivo de casación articulado al amparo del Art. 95.1.4º de la Ley Jurisdiccional por violación del Art. 12.1 a) de la Ley de Marcas, la cuestión planteada por el recurrente queda reducida a examinar la compatibilidad o incompatibilidad registral de la marca aspirante nº NUM000 “ DIRECCION000 “ de la titularidad de D. Serafín, para proteger productos de la clase 16ª, “una publicación”, y su oponente inscrita nº 800.545 “GUÍA DEL OCIO”, para proteger también productos de la clase 16ª, “una publicación”. Ambas marcas han sido contempladas por la Sala de instancia de forma conjunta, dado que se fija en la totalidad de las mismas y teniendo en cuenta los elementos diferenciales de ambas marcas, la diferencia del contenido de ambas publicaciones, llega la sentencia a la conclusión de que las marcas contrapuestas aunque tienen el elemento común de los términos “GUÍA DEL OCIO” de carácter común, no incurren en incompatibilidad, dado que ambas tienen fuerza diferenciativa suficiente que les permitirá distinguirlas a sus usuarios, sin riesgo de error o confusión entre ellas, y todo ello en base a la prueba practicada en autos y como elemento de hecho derivado de la misma. TERCERO.- Esta Sala viene sosteniendo de forma reiteradísima que la semejanza entre marcas es una cuestión de hecho deducida de la prueba que hace el Tribunal de instancia, que no es susceptible de ser revisada en casación sino a través de la posible infracción de alguno de los supuestos de prueba tasada y que no cabe ahora en vía casacional alterar tales hechos deducidos de la prueba basándose en unas alegaciones del recurrente referentes a la interpretación de alguna sentencia de la Sala que contempla casos diferentes del actual o al menos cuando no resulta totalmente acreditada la identidad de las circunstancias. La sentencia ha examinado ambas marcas de forma conjunta en todos sus términos, haciendo una confrontación total de dichas marcas, y teniendo en cuenta los elementos diferenciativos de ambas, y fundamentalmente la naturaleza del contenido de las publicaciones que protegen, que, aunque están incluidos en el nº 16ª del Nomenclátor, son esencialmente distintos al ser uno de carácter “lúdico” y la otra “erótico”, llegando a la conclusión de que las publicaciones que ambas protegen son tan diferentes que no es posible que se produzca error o confusión entre ellas, conclusión totalmente conforme a derecho amparada por el Art. 12.1 a) de la Ley de Marcas, que requiere como requisito indispensable que se produzca error o confusión entre los consumidores, o riesgo de asociación entre ellos y al no existir tal requisito imprescindible, no cabe como pretende el recurrente, fijarse en los términos idénticos “GUÍA DEL OCIO”, pues ello supone descomponer los términos de la marca y no examinada de forma completa, como exige la jurisprudencia constante y reiterada de esta Sala, y ello además, el recurrente no tiene en cuenta que tales elementos idénticos “GUÍA DEL OCIO”, son comunes y de domino público, siendo incluibles dentro de lo que la doctrina y jurisprudencia denomina genericidad impropia, y como tales no son susceptibles de apropiación en exclusiva por nadie, lo que no impide su acceso al Registro para diferentes títulos, siempre que vayan acompañados de otros elementos diferenciativos como ocurre en el caso de autos, y ello explica que existan otros precedentes administrativos de concesión de otras marcas “GUÍAS DE OCIO”, y todo ello nos lleva a la desestimación del motivo de casación examinado. CUARTO.- El segundo motivo de casación articulado por el recurrente al amparo del Art. 95.1.4 de la Ley Jurisdiccional por violación del artículo 13.c)º de la Ley de Marcas, ha de correr idéntica suerte desestimatoria, pues al no producirse riesgo de confusión entre ellas, como hemos dicho anteriormente, no cabe hablar de aprovechamiento del crédito o reputación del recurrente, pues no existe ni la más mínima prueba que acredite el carácter de notoriedad que pretende de su marca inscrita, ni mucho menos que el aspirante pretenda aprovecharse de una guía de espectáculos y divertimentos en beneficio de otra guía con finalidad exclusivamente erótica, y por tanto, ante la falta de prueba total de tal elemento, tal apreciación no puede ser una simple presunción del recurrente que no puede ser aceptada por la Sala. QUINTO.- Al desestimar los dos motivos de casación alegados, procede declarar no haber lugar al presente recurso de casación, y hacer expreso pronunciamiento sobre las costas del mismo al recurrente conforme dispone el Art. 102.3 de la Ley Jurisdiccional. En atención a todo lo expuesto, en nombre de Su Majestad EL REY,
FALLAMOS
Que declaramos no haber lugar y, por lo tanto, desestimamos el presente recurso de casación nº 6238/1998, interpuesto por el Procurador D. Arturo Molina Santiago, en nombre y representación de TRISIANSKY, S.L., contra la sentencia nº 252 de fecha 3 de abril de 1998, dictada por la Sección Novena de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso administrativo nº 1334/1996, haciendo expresa condena en costas al recurrente. Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando,, lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D FERNANDO CID FONTÁN, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario certifico.
