TRIBUNAL SUPREMO
Sala de lo Contencioso-Administrativo
Sentencia de 08 de octubre de 2009
RECURSO DE CASACIÓN Núm: 5770/2007
Ponente Excmo. Sr. MANUEL CAMPOS SANCHEZ-BORDONA
En la Villa de Madrid, a ocho de Octubre de dos mil nueve
Visto por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, constituida en su Sección Tercera por los Magistrados indicados al margen, el recurso de casación número 5770/2007 interpuesto por "VIÑA EXTREMEÑA, S.A.", representada por la Procuradora D.ª. Amparo Ramírez Plaza, contra la sentencia dictada con fecha 23 de octubre de 2007 por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura en el recurso número 42/2006, sobre denegación de la marca "Real Monasterio Santa María de Guadalupe"; es parte recurrida la COMUNIDAD DE FRANCISCANOS DEL REAL MONASTERIO DE SANTA MARÍA DE GUADALUPE, representada por el Procurador D. Fernando Pérez Cruz.
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.- La Comunidad de Franciscanos del Real Monasterio de Santa María de Guadalupe interpuso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura el recurso contencioso-administrativo número 42/2006 contra el acuerdo de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 17 de enero de 2005, confirmado el 14 de octubre siguiente, que denegó la inscripción de la marca número 2.575.523, "Real Monasterio Santa María de Guadalupe" (mixta).
Segundo.- En su escrito de demanda, de 19 de abril de 2006, alegó los hechos y fundamentos de Derecho que consideró oportunos y suplicó que se dictase sentencia "en la que, tras anular la resolución impugnada, declare la nulidad de la resolución recurrida ordenando:
1.º.- La inscripción a favor de mi mandante de la marca mixta 2.575.523/4 Real Monasterio Santa María de Guadalupe para las clases 32 y 33 del Nomenclátor.
2.º.- Subsidiariamente y para el caso de que la Sala estime que la inscripción registral de la marca mixta Real Monasterio Santa María de Guadalupe para la clase 33 pudiera causar confusión y entrar en conflicto con la marca 2.214.235/5 'Monasterio de Guadalupe', proceda ordenar la inscripción a favor de mi mandante de la marca mixta 2.575.523/4 Real Monasterio Santa María de Guadalupe en la clase 32 del Nomenclátor.
3.º.- Haga expresa imposición de las costas a la demandada".
Por otrosí solicitó el recibimiento a prueba.
Tercero.- El Abogado del Estado contestó a la demanda por escrito de 10 de mayo de 2006, en el que alegó los hechos y fundamentación jurídica que estimó pertinentes y suplicó a la Sala que dictase sentencia "por la que, desestimando las pretensiones del actor e imponiéndole el pago de las costas del procedimiento, declare la conformidad a derecho de la resolución recurrida".
Cuarto.- "Viña Extremeña, S.A." contestó igualmente a la demanda con fecha 27 de junio de 2006 y suplicó sentencia "por la que se confirmen las resoluciones emitidas en el expediente de autos, que motivaron el rechazo definitivo al registro solicitado en favor de aquella marca nacional citada, y se mantenga la denegación de inscripción registral de la misma en los libros y archivos de la Oficina Española de Patentes y Marcas".
Quinto.- Practicada la prueba que fue declarada pertinente por auto de 29 de junio de 2006 y evacuado el trámite de conclusiones por las representaciones de ambas partes, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura dictó sentencia con fecha 23 de octubre de 2007, cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLAMOS: Que estimando la petición subsidiaria del recurso interpuesto por la Procuradora D.ª. Consuelo Martín González en representación de la Comunidad de Franciscanos del Real Monasterio de Santa María de Guadalupe, la debemos entender que la resolución recurrida es contraria a derecho y debe ser anulada, únicamente en la denegación de la concesión e inclusión de la marca mixta en la clase 32 del Nomenclátor, procediéndose a declarar el derecho de inscripción de tal marca 2.575.523/4 'Real Monasterio Santa María de Guadalupe' en la clase 32 del citado Nomenclátor. Confirmándose el resto de pronunciamientos. Ello sin imposición en costas".
Sexto.- Con fecha 26 de diciembre de 2007 "Viña Extremeña, S.A." interpuso ante esta Sala el presente recurso de casación número 5770/2007 contra la citada sentencia, al amparo del siguiente motivo fundado en el artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional: Único: "por interpretación errónea del art. 6.1.b) de la Ley de Marcas de 2001 y jurisprudencia aplicable".
Séptimo.- La Comunidad de Franciscanos del Real Monasterio de Santa María de Guadalupe presentó escrito de oposición al recurso y suplicó la confirmación de la sentencia recurrida.
Octavo.- Por providencia de 13 de mayo de 2009 se nombró Ponente al Excmo. Sr. Magistrado D. Manuel Campos Sánchez- Bordona y se señaló para su Votación y Fallo el día 30 de septiembre siguiente, en que ha tenido lugar.
Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Manuel Campos Sanchez-Bordona, Magistrado de la Sala
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- La sentencia que es objeto de este recurso de casación, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura con fecha 23 de octubre de 2007, estimó parcialmente el recurso contencioso- administrativo interpuesto por la Comunidad de Franciscanos del Real Monasterio de Santa María de Guadalupe contra el acuerdo de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 17 de enero de 2005, confirmado el 14 de octubre siguiente, que denegó la inscripción de la marca número 2.575.523, "Real Monasterio Santa María de Guadalupe" (mixta).
La Sala anuló aquellas resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas en cuanto a la inscripción de la marca número 2.575.523/4, "Real Monasterio Santa María de Guadalupe", para productos de la clase 32 ("cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas"). El tribunal de instancia mantuvo, sin embargo, la validez de los actos impugnados en la medida en que con ellos se había denegado el registro de la nueva marca para productos de la clase 33 ("bebidas alcohólicas -con excepción de cervezas-") del Nomenclátor internacional.
Segundo.- A la inscripción de la marca número 2.575.523/4, "Real Monasterio Santa María de Guadalupe", solicitada por la Comunidad de Franciscanos, se había opuesto "Viña Extremeña, S.A." en cuanto titular de la marca número 2.214.235/5, "Monasterio de Guadalupe" que ampara productos de la clase 33, en concreto "vinos, licores y otras bebidas alcohólicas (excepto la cerveza)".
La Oficina Española de Patentes y Marcas estimó que concurrían en el caso de autos los "presupuestos aplicativos de la prohibición de registro prevista en el artículo 6.1 [de la Ley], por existir entre los distintivos enfrentados, marca solicitada 2.575.523 Real Monasterio Santa María de Guadalupe y gráfico (cls. 32 y 33) y marca oponente, 2.214.235 Monasterio de Guadalupe (cl. 33), una evidente similitud, así como una manifiesta relación entre las áreas comerciales en las cuales despliegan sus efectos".
Las consideraciones en cuya virtud el tribunal sentenciador estimó en parte el recurso contencioso-administrativo, una vez expuesta la doctrina general en materia de comparación de marcas, fueron las siguientes:
"[...] Aplicando lo manifestado al supuesto concreto, es procedente hacer una doble distinción. Por lo que a la inclusión en la clase 33 respecta, el núcleo semántico provoca confusión para un consumidor medio. Lo determinante es la denominación 'Monasterio de Guadalupe', el hecho de añadir los términos 'Real' y 'Santa María', pueden incluso inducir a los citados consumidores a pensar que se trata del mismo producto de la empresa pero de un grado o categoría superior. Nos encontramos ante una marca que ostenta el nombre de uno de los edificios más emblemáticos históricamente hablando, no sólo en España sino en Hispanoamérica. Por ello, la impresión inicial y normal es relacionar tal nombre con el producto que lo ostenta, independientemente de añadidos a lo que es el verdadero núcleo. Por otra parte, las partes radican en la misma comunidad autónoma con lo que puede significar de confusión. Igualmente, si a lo anterior se añade el hecho de aplicarse a semejantes productos vinícolas o alcohólicos, la conclusión no debe ser otra que la adoptada por la Oficina de Patentes y Marcas.
Distinto es el supuesto, precisamente en atención a la Doctrina Jurisprudencial reseñada, de la inclusión en la clase 32 y ello porque precisamente, se trata de un apartado referente a cervezas y refrescos, no a vino ni a alcoholes de graduación superior. El riesgo de confusión, aquí se diluye notablemente. Al consumidor, pese a la diferencia fonética, no se le produce confusión, pues no demandará en el mercado ni vino ni alcohol de graduación sino refrescos o cerveza. Con respecto a ésta última pueden existir más dudas, pero debe respetarse el criterio adoptado por quien correspondía en orden a la inclusión en distinto grupo. En consecuencia, aquí sí se debe revocar la Resolución acogiendo la petición subsidiaria."
Tercero.- La Comunidad Franciscana que instó el registro de la nueva marca no ha recurrido la sentencia de instancia en lo que le es desfavorable. Sí lo ha hecho, sin embargo, la titular de la marca prioritaria presentando un único motivo de casación, al amparo del artículo 88.1 d) de la Ley Jurisdiccional. En él aduce que la Sala de instancia, al admitir el registro parcial de la nueva marca, no ha aplicado debidamente el artículo 6.1 de la Ley 17/2001, de Marcas y ha incurrido en una interpretación errónea de él y de la jurisprudencia.
En el desarrollo argumental del recurso parte de que el elemento denominativo predominante en las marcas comparadas es "Monasterio de Guadalupe". Subraya el acierto de la sentencia en la parte que "recoge que los términos determinantes o dominantes entre las marcas enfrentadas son Monasterio de Guadalupe, que coinciden en ambas marcas" pues una y otra "presentan cuasi identidad fonética e identidad conceptual." Y a partir de este presupuesto, sostiene que existe similitud entre los productos incluidos en las clases 32 y 33 del Nomenclátor.
A juicio de la recurrente, la sentencia admite que podría existir riesgo de confusión entre la aspirante -que protege cerveza y otras bebidas- y la prioritaria que distingue bebidas alcohólicas y si revoca la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas lo hace por estar encuadrados los productos en distintas clases del Nomenclátor. Con ello vulnera, siempre según la recurrente, la doctrina jurisprudencial y desconoce que la clasificación del Nomenclátor tiene una finalidad exclusivamente taxonómica y orientadora, sin que pueda admitirse la disparidad de productos por el hecho exclusivo de incluirse en una u otra clase de aquél.
Resalta los criterios que, en su opinión, obligan a considerar similares los productos en liza: A) cuando pueden ser sustitutivos y/o competitivos. Considera que la cerveza es, desde la perspectiva del Derecho de Marcas, un producto similar al vino u otras bebidas alcohólicas; B) cuando se venden a través de los mismos canales de distribución. Es obvio que tanto el vino como la cerveza o los refrescos se comercializan a través de los mismos canales de distribución (grandes superficies, hipermercados y similares); C) cuando se trata de productos que tienen la misma naturaleza, por tratarse de bebidas, que incluso en la clase 32 pueden ser alcohólicas, como la cerveza, de suerte que el consumidor medio, que no es especializado, puede ser inducido a confusión; tanto las bebidas alcohólicas como no alcohólicas se venden y consumen en los mismos establecimientos. Añade que la similitud entre los productos incluidos en las clases 32 y 33 del Nomenclátor ya se reconocía en la sentencia del Tribunal Supremo de 10 de febrero de 1975.
Concluye la recurrente defendiendo que existe el riesgo de asociación entre las marcas enfrentadas, por las circunstancias expuestas, de modo que los consumidores podrían entender erróneamente que los productos identificados por ambas marcas proceden de la misma empresa o tienen alguna vinculación.
Cuarto.- El motivo ha de ser acogido. La sentencia de instancia sin duda acierta al valorar la existencia de grandes similitudes entre las marcas enfrentadas, que coinciden en los términos clave ("Monasterio de Guadalupe"). Los vocablos más característicos de los dos signos y que contribuyen a individualizarlos son precisamente esas dos expresiones y con buen criterio afirma el tribunal de instancia que la adición de los términos "Real" y "Santa María" que la aspirante incluye en la marca que trata de registrar "podría incluso inducir a los consumidores a pensar que se trata del mismo producto de la empresa pero de un grado o categoría superior". Existe, pues, un muy elevado grado de coincidencia fonética entre las dos marcas que el tribunal de instancia no duda en reconocer.
La Sala sentenciadora no acierta, sin embargo, al analizar los criterios válidos para apreciar si los productos protegidos por las dos marcas son idénticos o similares. En el pasaje final de la sentencia llega a reconocer que el vino y la cerveza podrían ser coincidentes en su ámbito de aplicación y utiliza como razón última y decisiva para admitir la compatibilidad de los dos signos el mero hecho de que sean productos pertenecientes a dos clases distintas del Nomenclátor. Afirma, a estos efectos, que "debe respetarse el criterio adoptado por quien correspondía en orden a la inclusión en distinto grupo".
El criterio de la pertenencia a una o varias clases del Nomenclátor no tiene, sin embargo, el carácter decisorio que la Sala de instancia le confiere, lo que determinará la casación de la sentencia en esta parte. La compatibilidad de los signos, desde el punto de vista aplicativo, no viene prefigurada por lo establecido en la clasificación internacional de marcas. Ésta es mero un instrumento administrativo de ayuda, para ordenar los productos y servicios con una función localizadora y armónica entre las oficinas de registro de los distintos países acogidos al Arreglo de Niza de 1957, tratado multilateral administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas. La valoración de la compatibilidad de éstas desde el plano aplicativo ha de hacerse teniendo presente la previsible reacción del consumidor o usuario ante las características de los productos y servicios que con las marcas se trata de identificar. La naturaleza de éstos, el ámbito en el que despliegan sus efectos, los canales a través de los cuales se distribuyen y otros factores similares deben ser valorados en cada caso, no siendo la clasificación del Nomenclátor sino un elemento de juicio complementario y no dirimente.
Quinto.- Estimado el motivo de casación, debemos resolver a tenor de lo dispuesto en el artículo 95.2.d) de la Ley Jurisdiccional, esto es, dentro de los términos en los que el debate se planteó en la instancia.
Siendo firmes los actos administrativos que denegaron el registro de la marca "Real Monasterio Santa María de Guadalupe" por existencia de riesgo de confusión con la marca prioritaria "Monasterio de Guadalupe" en cuanto a los productos de la clase 33, por su evidente similitud y la manifiesta relación entre las áreas comerciales en las que despliegan sus efectos, la única cuestión subsistente es si esa misma conclusión ha de mantenerse también, conforme al artículo 6.1.b) de la Ley 17/2001, respecto de la marca aspirante en cuanto trata de identificar cervezas y otras bebidas no alcohólicas.
Partimos de la base, indiscutida, de la cuasi total identidad denominativa, fonética y conceptual de los signos enfrentados. La coincidencia de las dos marcas en la expresión "Monasterio de Guadalupe", que son los términos relevantes, de conocimiento generalizado y más propiamente identificadores de aquéllas, no queda en este caso compensada con una diferenciación tal de los ámbitos aplicativos que aleje el riesgo de confusión o asociación indebida entre las marcas. Reiteradamente hemos sentado el criterio de que el examen de la doble similitud/identidad entre marcas, por un lado, y productos o servicios, por otro, exigido por el artículo 6.1 de la vigente Ley de Marcas, no puede prescindir de su interdependencia relativa, de modo que un bajo grado de similitud entre los productos o servicios cubiertos puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa. Doctrina a partir de la cual en este supuesto, ante la cuasi identidad denominativa, bastará una relativa aproximación entre los productos para impedir el registro de la nueva marca.
A) En cuanto a las cervezas reivindicadas por la marca aspirante e incluidas en la clase 32 del Nomenclátor, puede afirmarse que desde la óptica del consumidor común, que debe presidir el examen de compatibilidad entre los signos, los vinos, licores y otras bebidas alcohólicas están estrechamente relacionados con ellas. Relación incrementada desde el momento en que se comercializan cervezas con una elevada graduación alcohólica, incluso similar a la de otras bebidas alcohólicas, pertenecientes a la clase 33, de menor graduación.
En nuestra sentencia de 23 de octubre de 2007 (recurso de casación número 3293/2006 ) ya declaramos la afinidad aplicativa existente entre ambas bebidas. Hacíamos entonces, a este respecto, las siguientes afirmaciones:
"[...] La sociedad recurrente critica, y en ello lleva razón, que el tribunal de instancia haya hecho más referencias a la confundibilidad o inconfundibilidad de los productos en sí mismos (vinos, cervezas y aguas) que a la de las marcas con que se designan.
El riesgo de confusión que trata de evitar la prohibición relativa de registro inserta en el artículo 6 de la Ley 12/2001 es aquel que se produce entre una marca presentada a registro y la anterior ya protegida. Cuando una y otra tengan identidad o semejanza y, además, designen similares o idénticos productos, de modo que exista un riesgo de confusión en el público (incluido el riesgo de asociación), el nuevo signo no puede ser registrado. La confusión, insistimos, es la que se puede producir en el consumidor al percibir signos identificadores idénticos o similares para productos del mismo ámbito comercial, signos que confundirá o a los que atribuirá la misma procedencia u origen empresarial: y ello vale para signos que identifiquen productos próximos, no necesariamente coincidentes.
En el caso de las bebidas, el riesgo de confusión al que se refiere el artículo 6 de la Ley 17/2001 no es el que induce al consumidor a identificar el vino con el agua o con la cerveza en cuanto bebidas dispares. A tal fin está ya la prohibición de signos que puedan inducir al público a error sobre la naturaleza o calidad del producto, prohibición que es absoluta y viene regulada en el artículo 5.1.g) de aquella Ley. Se trata, por el contrario, del riesgo que deriva de asignar a dichas bebidas un mismo origen empresarial, si el consumidor percibe que los signos que las distinguen e identifican son análogos o idénticos. No discutida en el caso de autos la similitud fonética y minimizada la gráfica por el tribunal de instancia, aquel riesgo puede existir cuando el consumidor perciba que junto a una hipotética cerveza 'Evian' coexiste una bebida alcohólica -tanto más si es de baja graduación- 'Avian', cuya elaboración puede atribuir erróneamente a la sociedad titular de aquella primera marca."
B) También existe una cierta afinidad aplicativa o complementariedad de los productos de las clases 32 y del resto de los de la clase 33 distintos de la cerveza. Son habituales los combinados de bebidas en los que se mezcla una alcohólica de la clase 33 con un refresco o con un zumo de fruta o sirope de la clase 32. No es infrecuente en absoluto, sino al contrario, que en España se mezclen unos y otros productos (así sucede con la sangría o con las mezclas de tinto y refrescos o gaseosa). Además de que unos y otros se expenden en lugares comunes, las fronteras en su composición y, sobre todo, en su uso pueden considerarse en ciertos supuestos debilitadas o diluidas.
No es que con ello se ignore que el consumidor habitual sabe distinguir un vino de un refresco, como bien afirma el tribunal de instancia. Pero, dada la generalidad de los términos en que se ha interesado el registro de la nueva marca (para todos los productos de la clase 32, sin restricciones) ciertamente existe el riesgo de que aquel mismo consumidor, al percibir que los signos que en principio deberían distinguirlas son análogos o idénticos, asigne a unas y otras bebidas identificadas con el nombre "Monasterio de Guadalupe" un mismo origen empresarial entendiendo, por ejemplo, que se trata de una nueva ampliación en la gama de bebidas del titular de la marca ya existente.
A partir de estas consideraciones, habida cuenta de la gran similitud de los signos enfrentados desde la perspectiva fonética, de su identidad conceptual y de su afinidad aplicativa, en los términos expuestos, la conclusión ha de ser que el registro de la marca aspirante en toda su extensión puede producir un riesgo de asociación indebida con la anteriormente registrada. Ha de aplicarse, pues, al caso de autos la prohibición contenida en el artículo 6.1.b) de la Ley 17/2001, de Marcas.
Sexto.- Y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.2 de la Ley Jurisdiccional, no procede hacer especial imposición de las costas causadas en la instancia, debiendo cada parte satisfacer las suyas en cuanto a las de este recurso de casación.
Por lo expuesto en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español
FALLAMOS
Primero.- Ha lugar al recurso de casación número 5770/2007 interpuesto por "Viña Extremeña, S.A." contra la sentencia dictada el 23 de octubre de 2007 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Primera, del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura en el recurso número 42/2006, sentencia que casamos dejándola sin efecto en lo que concierne a la estimación parcial del recurso de instancia.
Segundo.- Desestimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Comunidad Franciscana del Real Monasterio de Santa María de Guadalupe contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 17 de enero de 2005 y 14 de octubre siguiente que denegaron la inscripción de la marca número 2.575.523, "Real Monasterio Santa María de Guadalupe" (mixta).
Tercero.- No hacemos especial imposición de las costas causadas en la instancia, debiendo correr cada parte con las suyas en cuanto a las de este recurso de casación.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse en la Colección Legislativa, lo pronunciamos, mandamos y firmamos: Ramon Trillo Torres.- Manuel Campos Sanchez-Bordona.- Eduardo Espin Templado.- Jose Manuel Bandres Sanchez-Cruzat.- Maria Isabel Perello Domenech.- Rubricados. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado D. Manuel Campos Sanchez-Bordona, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando constituida la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en audiencia pública en el día de su fecha, lo que como Secretario de la misma certifico.
