TRIBUNAL SUPREMO
Sala de lo Contencioso-Administrativo
Sentencia de 05 de noviembre de 2009
RECURSO DE CASACIÓN Núm: 2078/2008
Ponente Excmo. Sr. MANUEL CAMPOS SANCHEZ-BORDONA
En la Villa de Madrid, a cinco de Noviembre de dos mil nueve
Visto por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, constituida en su Sección Tercera por los Magistrados indicados al margen, el recurso de casación número 2078/2008 interpuesto por "HIJOS DE RIVERA, S.A.", representada por el Procurador D. Íñigo Muñoz Durán, contra la sentencia dictada con fecha 26 de febrero de 2008 por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso número 422/2004; es parte recurrida la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, representada por el Abogado del Estado, y "SAN MIGUEL, FÁBRICAS DE CERVEZA Y MALTA, S.A.", representada por el Procurador D. Federico Olivares de Santiago.
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.- "San Miguel, Fábricas de Cerveza y Malta, S.A." interpuso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid el recurso contencioso-administrativo número 422/2004 contra el acuerdo de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 23 de octubre de 2003, confirmado en alzada el 12 de marzo de 2004, que concedió el registro de la marca número 2.514.916(4), "River Sin 0,0".
Segundo.- En su escrito de demanda, de 23 de marzo de 2005, alegó los hechos y fundamentos de Derecho que consideró oportunos y suplicó que se dictase sentencia "en la que, por las razones y fundamentos alegados en esta demanda, se declare que la resolución recurrida fue dictada con infracción de lo dispuesto en los artículos 6.1.b) y 8 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, revocándola y acordando denegar la marca n.º 2.514.916 (4) 'River Sin 0,0' (Clase 32), con expresa imposición de costas a la Administración". Por otrosí solicitó el recibimiento a prueba.
Tercero.- El Abogado del Estado contestó a la demanda por escrito de 12 de mayo de 2005, en el que alegó los hechos y fundamentación jurídica que estimó pertinentes y suplicó a la Sala que dictase sentencia "desestimando el presente recurso y confirmando el acto recurrido por ajustarse a Derecho, con imposición de costas al actor".
Cuarto.- "Hijos de Rivera, S.A." contestó igualmente a la demanda con fecha 1 de septiembre de 2005 y suplicó "sentencia desestimando el presente recurso y confirmando la validez del acto administrativo impugnado, con expresa imposición de costas procesales a la parte recurrente". Por otrosí interesó igualmente el recibimiento a prueba.
Quinto.- Practicada la prueba que fue declarada pertinente por auto de 20 de diciembre de 2005 y evacuado el trámite de conclusiones por las representaciones de ambas partes, la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Quinta, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia con fecha 26 de febrero de 2008, cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLAMOS: Que estimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal de San Miguel, Fábricas de Cerveza y Malta, S.A. debemos declarar y declaramos la nulidad de los actos administrativos impugnados; sin costas".
Sexto.- Con fecha 29 de mayo de 2008 "Hijos de Rivera, S.A." interpuso ante esta Sala el presente recurso de casación número 2078/2008 contra la citada sentencia, al amparo de los siguientes motivos:
Primero: al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional, "por infracción del artículo 6 de la Ley de Marcas de 2001, y de la jurisprudencia que lo interpreta".
Segundo: al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional, "por infracción del artículo 8 de la Ley de Marcas de 2001, y de la jurisprudencia que lo interpreta".
Tercero: al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional, "por infracción del artículo 37 de la Ley de Marcas de 2001, y de la jurisprudencia que lo interpreta".
Séptimo.- El Abogado del Estado presentó escrito absteniéndose de evacuar el trámite de oposición.
Octavo.- "San Miguel, Fábricas de Cerveza y Malta, S.A." se opuso al recurso y suplicó su desestimación con imposición de costas a la parte recurrente.
Noveno.- Por providencia de 29 de junio de 2009 se nombró Ponente al Excmo. Sr. Magistrado D. Manuel Campos Sánchez- Bordona y se señaló para su Votación y Fallo el día 28 de octubre siguiente, en que ha tenido lugar.
Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Manuel Campos Sanchez-Bordona, Magistrado de la Sala
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- La sentencia que es objeto de este recurso de casación, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid con fecha 26 de febrero de 2008, estimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por "San Miguel, Fábricas de Cerveza y Malta, S.A.", contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas que habían concedido el registro de la marca número 2.514.916(4), "River Sin 0,0", para distinguir productos de la clase 32 del Nomenclátor Internacional, en concreto "cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas".
En el procedimiento administrativo de registro de la marca número 2.514.916(4), "River Sin 0,0", solicitada por "Hijos de Rivera, S.A.", se había opuesto "San Miguel, Fábricas de Cerveza y Malta, S.A." en cuanto titular de la marca comunitaria número 2.927.325 ("San Miguel 0,0", gráfica) y de las españolas números 2.399.708 (7) (0,0 gráfica) y 2.399.707 (9) ("San Miguel 0,0", gráfica), que amparan productos de la misma clase.
Segundo.- La Sala de instancia anuló la decisión de la Oficina Española de Patentes y Marcas al estimar que no procedía el registro de la nueva marca.
La Oficina Española de Patentes y Marcas había estimado que no concurrían en el caso de autos los "presupuestos aplicativos de la prohibición de registro prevista en el citado artículo 6.1 [de la Ley], por existir entre los distintivos enfrentados, la marca recurrida River Sin 0,0 y las prioritarias 0,0, San Miguel 0,0, suficientes disparidades de conjunto como para garantizar su recíproca diferenciación, excluyéndose todo riesgo de error en el público, pues a pesar de la coincidencia en el elemento 0,0 entre los signos existen suficientes diferencias fonéticas y gráficas como para que puedan convivir sin que se genere riesgo de confusión entre los consumidores".
Las consideraciones en cuya virtud el tribunal sentenciador desestimó el recurso contencioso-administrativo fueron las siguientes:
"En este supuesto del examen de las marcas enfrentadas River Sin 0.0 y de la marca oponente San Miguel 0.0 para el mismo ámbito aplicativo de cervezas sin alcohol concurre identidad denominativa por lo que respecta al distintivo 0.0; siendo lógico deducir que en este supuesto concurre una cierta intencionalidad de aprovechamiento del conocido renombre en la marca San Miguel 0.0 para esa cerveza sin alcohol, porque si la marca recurrida se ha solicitado para bebidas sin alcohol como indica el vocablo SIN de la marca solicitante la inclusión de 0.0 carece de lógica identificativa si no estuviera contemplando además el posible aprovechamiento en este caso ilícito de la difusión de una marca renombrada como es San Miguel 0 0, para distinguir cervezas sin alcohol.
Por todo lo expuesto consideramos que concurren en este caso los presupuestos que determinan la aplicación de la prohibición de registro como marca establecido en el art. 6.1 de la Ley de Marcas."
Tercero.- Analizaremos de modo conjunto, dada su estrecha conexión, los tres motivos casacionales en los que, bajo la cobertura del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional, se denuncia sucesivamente la infracción por parte del tribunal de instancia de los artículos 6, 8 y 37 de la Ley 17/2001, de Marcas, así como de la jurisprudencia que los interpreta.
La recurrente considera "absolutamente errónea, ilógica e irracional" la comparación llevada a cabo por la sentencia pues significa tanto como prescindir no sólo de los elementos gráficos de la nueva marca, muy distintos de los de la ya registrada, sino también de gran parte de los denominativos. Al fijar la atención tan sólo en la cifra 0.0 el tribunal de instancia vulnera tanto el artículo 6.1 de la Ley de Marcas como la jurisprudencia que obliga a hacer la comparación de conjunto de los signos, sin reducciones arbitrarias.
En esa misma medida, también censura la infracción del artículo 8 de la Ley pues la incidencia del renombre o notoriedad de las marcas que tengan estos caracteres ha de valorarse sobre la base de que las aspirantes puedan razonablemente ser confundidas o asociadas con ellas, como designio del ilícito aprovechamiento. Y finalmente reprocha al tribunal de instancia no haber tenido en cuenta que, a tenor del artículo 37 de la Ley 17/2001, el derecho conferido por la marca no permite a su titular prohibir a terceros el uso en el tráfico económico de las "indicaciones relativas a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, procedencia geográfica, época de obtención del producto o de prestación del servicio u otras características de éstos". La referencia al 0,0 no sería sino una mera indicación descriptiva de la ausencia de alcohol entre sus componentes.
Cuarto.- El recurso ha de ser estimado. La Sala de instancia no puede limitar en los términos en que lo ha hecho el juicio de comparación. Reiteradamente hemos afirmado que no resulta correcto fragmentar la denominación solicitada para seleccionar de ella sólo una parte y contrastarla con la marca o marcas ya existentes. Distinto es que, una vez contrastadas las denominaciones íntegras, el tribunal sentenciador pueda otorgar más relevancia a unos términos o a otros de la que pretende su inscripción registral, a los efectos de subrayar la impresión global o de conjunto. Pero, insistimos, ello no le autoriza a reducir artificialmente aquel conjunto sólo a uno o a varios de sus términos como si el resto de los incluidos en la denominación que aspira al registro fueran inexistentes.
En este caso se han omitido del análisis comparativo tanto los elementos gráficos (que aparecen muy destacados y en los que el predominio tipográfico se centra en la palabra "River") como, de manera especial, los denominativos. Ni la palabra "River" ni la adicional "sin" se valoran a los efectos de contrastarlas con la marcas oponentes "San Miguel 0.0" o "0.0" (a esta última, por lo demás, no se referirá la Sala de instancia). Todo el peso argumental de la sentencia recae justamente en la coincidencia sobre estos dos últimos guarismos.
Además de ello, el razonamiento del tribunal acerca de la "intencionalidad del aprovechamiento del renombre" porque la cifra 0,0 se una a la expresión "sin" no resulta acertado. En la práctica comercial de este sector son distinguibles las "cervezas sin alcohol" (que sin embargo tienen una cierta graduación alcohólica, amparadas por la reglamentación a la que después aludiremos) de las "cervezas 0.0", esto es, aquellas que mejor aseguran la práctica ausencia de alcohol en su composición (normalmente presentan desde valores inferiores a 0,01% hasta el 0,07%).
Una cerveza "sin" puede, en consecuencia, incluir adicionalmente la partícula 0.0 para significar que, dentro de aquella categoría, tiene una ínfima graduación alcohólica, casi equivalente al cero. De hecho, en el documento número 22 adjunto a la demanda por "San Miguel, Fábricas de Cerveza y Malta, S.A." se afirma que la cerveza "San Miguel 0.0" tiene un grado alcohólico de 0.03. Informe en el que, por cierto, se evidencia cómo existen en el mercado otras denominaciones comerciales de cervezas sin alcohol, distintas de "San Miguel", que incluyen asimismo la indicación "0%" ó "0.0%".
En la Reglamentación técnico-sanitaria para la elaboración, circulación y comercio de la cerveza y de la malta líquida (aprobada por el Real Decreto 53/1995, de 20 de enero ) son cervezas "sin alcohol" aquellas cuya graduación alcohólica sea menor al 1 por 100 en volumen, incluido en dicho porcentaje la tolerancia admitida por la indicación del grado alcohólico volumétrico. Por encima de esta categoría se encuentra (apartado 14 de las definiciones) la correspondiente a las cervezas de "bajo contenido en alcohol", esto es aquellas cuya graduación alcohólica esté comprendida entre el 1 y el 3 por 100 en volumen. Y, por encima de esta segunda categoría figura la que podría denominarse "cerveza convencional" cuya relativamente baja graduación alcohólica gira en torno al 4,5% de alcohol.
La evolución de los gustos del consumidor y otras consideraciones relativas a la salud han hecho que en los últimos años proliferen en el mercado, con distintas denominaciones comerciales, cervezas de menor grado alcohólico que las convencionales. Junto a éstas últimas se comercializan numerosas marcas de: a) "cervezas light o bajas en alcohol"; b) "cervezas sin alcohol"; y c) "cervezas 0.0", integrando todas ellas cuatro categorías comerciales caracterizadas por tener una sucesivamente menor graduación alcohólica.
A partir de estas premisas, no resulta adecuado afirmar, como hace el tribunal de instancia, que "carece de lógica identificativa" la adición del porcentaje 0.0 a la expresión "sin". La tiene, sin duda, en cuanto mención descriptiva de una determinada cualidad que no necesariamente se identifica con la expresión "sin". Ya hemos expuesto cómo, bajo la cobertura de la norma reguladora, las "cervezas sin" admiten un determinado porcentaje de alcohol (razón por las que se ha sostenido que deberían más bien denominarse "cervezas sin tanto alcohol"). Cuando, por el contrario, se trata de otra categoría comercial en la que las concentraciones de alcohol son próximas al cero es legítimo que su fabricante quiera resaltar o destacar esta circunstancia singular para la promoción del nuevo producto. Es lógico, pues, desde el punto de vista comercial y publicitario, que añada el porcentaje "0,0" a la preposición "sin".
La expresión del porcentaje alcohólico (sea 0,0, 0,1 o cualesquiera otro) no puede ser objeto de apropiación exclusiva por ningún fabricante de cervezas y debe quedar abierta a todos ellos en tanto que indicación meramente descriptiva de una cualidad o característica relevante del producto. Con ella se informa al consumidor de un rasgo de la cerveza que sin duda puede interesarle y hacerla más (o menos) atractiva, según los casos.
El hecho de que la empresa "San Miguel, Fábricas de Cerveza y Malta, S.A." sea titular de la marca número 2.399.708, consistente en la representación gráfica de la cifra 0.0, no puede, en consecuencia, concederle el monopolio absoluto de esta expresión numérica referida a las cervezas, precisamente por las razones que acabamos de exponer. La protección de la marca gráfica número 2.399.708 se limitará, pues, a impedir el registro de otros distintivos gráficos idénticos o similares en que se imiten los números y colores (amarillo naranja, azul y rojo) con que figuran en ella, pero no a que la cifra en sí misma sea utilizada, junto con otros elementos identificadores, en sucesivas marcas.
En este mismo sentido, el hecho de que la otra marca opuesta, esto es, "San Miguel 0.0" incluya en su denominación esta última partícula o cifra tampoco puede impedir a otros fabricantes que la incorporen a sus propios signos distintivos, siempre que el conjunto resultante sea -como aquí ocurre- diferente de aquél. De este modo la marca "River sin 0.0" es perfectamente distinguible de "San Miguel 0.0". La eventual notoriedad o renombre de esta última marca no derivaría de la cifra 0.0 sino de la expresión "San Miguel" que es bien conocida en el mercado, siendo éste el elemento diferenciador realmente relevante del signo ya registrado, cuya comparación con "River" (en la que no se puede prescindir, además, del resto de elementos diferenciales gráficos) descarta la aplicación de los artículos 6.1 y 8 de la Ley 17/2001 que ha llevado a cabo el tribunal de instancia.
Quinto.- Procede, en suma, la casación de la sentencia impugnada y, por las mismas razones, la desestimación del recurso contencioso-administrativo interpuesto contra la decisión de la Oficina Española de Patentes y Marcas que consideramos conforme a derecho.
Sexto.- No procede hacer especial imposición de las costas causadas en la instancia, debiendo cada parte satisfacer las suyas en cuanto a las de este recurso de casación.
Por lo expuesto en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español
FALLAMOS
Primero.- Estimar el recurso de casación 2078/2008, interpuesto por "Hijos de Rivera, S.A." contra la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Quinta, de la Audiencia Nacional con fecha 26 de febrero de 2008, recaída en el recurso número 422 de 2004, que casamos.
Segundo.- Desestimar el recurso contencioso-administrativo número 422/2004 interpuesto por "San Miguel, Fábricas de Cerveza y Malta, S.A." contra el acuerdo de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 23 de octubre de 2003, confirmado en alzada el 12 de marzo de 2004, que concedió el registro de la marca número 2.514.916(4), "River Sin 0,0".
Tercero.- No hacemos especial imposición de las costas causadas en la instancia, debiendo correr cada parte con las suyas en cuanto a las de este recurso de casación.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse en la Colección Legislativa, lo pronunciamos, mandamos y firmamos: Ramon Trillo Torres.- Manuel Campos Sanchez-Bordona.- Eduardo Espin Templado.- Jose Manuel Bandres Sanchez-Cruzat.- Maria Isabel Perello Domenech.- Rubricados. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado D. Manuel Campos Sanchez-Bordona, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando constituida la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en audiencia pública en el día de su fecha, lo que como Secretario de la misma certifico.
