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STS de 16.07.09 (Rec. 1000/2005; S. 1.ª). Propiedad industrial. Nombre comercial

23/11/2009
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En el presente caso, el objeto del proceso versa sobre el ejercicio de acciones de modificación social, cesación de uso de nombre comercial español e indemnización de daños y perjuicios ejercitadas por el titular de un nombre comercial extranjero, no utilizado, ni de conocimiento notorio en España. La sentencia recurrida estimó la demanda y declaró nula la razón social de la demandada, condenándola a cambiar su razón social por otra que no fuese confundible con el nombre comercial y denominación social de la actora, constituida un año antes en Venezuela. El TS declara que la sentencia impugnada infringe los Art. 8 y 2 del Convenio de la Unión de París, dado que los mismos, por un lado, no excluyen la exigencia de la utilización extrarregistral del nombre comercial extranjero en España para que pueda gozar de protección, y por otro, somete el nombre comercial extranjero al mismo tratamiento del nacional, para el cual se exige el uso. En consecuencia, el nombre comercial extranjero no registrado, tiene en España la protección que le dispensan al nacional la Leyes de Marcas y de Competencia Desleal, por lo que se hubiese requerido el uso efectivo y notorio del nombre comercial del demandante en nuestro país, para estimar su demanda.

TRIBUNAL SUPREMO

Sala de lo Civil

Sentencia 528/2009, de 16 de julio de 2009

RECURSO DE CASACIÓN Núm: 1000/2005

Ponente Excmo. Sr. JESUS CORBAL FERNANDEZ

En la Villa de Madrid, a dieciséis de Julio de dos mil nueve

Visto por la Sala Primera del Tribunal Supremo, integrada por los Magistrados al margen indicados, el recurso de casación interpuesto respecto la Sentencia dictada en grado de apelación por la Audiencia Provincial de Valencia, Sección Novena, como consecuencia de autos de Juicio Ordinario, seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia Número Seis de Valencia; cuyo recurso fue interpuesto por la entidad CHURROMANIA, S.L., representada por el Procurador D. Alejandro de Utrilla Palombi; siendo parte recurrida, la entidad CORPORACION CHURRO MANIA C.A., representada por el Procurador D.ª. Delicias Santos Montero.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.-

1.- El Procurador D.ª. María Paz Aparisi Muñoz, en nombre y representación de la entidad "Corporación Churro Mania C.A.", interpuso demanda de Juicio Ordinario ante el Juzgado de Primera Instancia Número Seis de Valencia siendo parte demandada "Churromania, S.L."; alegando los hechos y fundamentos de derecho que estimó de aplicación para terminar suplicando al Juzgado dictase en su día Sentencia "que estimando el "petitum" contenido en el suplico de esta demanda: 1.- Declare nula la denominación de la razón social de la demandada "Churromania, S.L.". 2.- Condene a la demandada Churromania, S.L. a modificar la denominación de su razón social sustituyéndola por otra que no sea confundible o incompatible con el nombre comercial y denominación social de mi representada. 3.- Condene a la demandada Churromania, S.L. a indemnizar a mi representada en la cantidad de seiscientos euros (600 E) diarios a contar desde el día siguiente desde que se produzca la firmeza de la sentencia hasta que cumpla la obligación de condena objeto del apartado 2 anterior. 4.- Condene a la demandada al pago de las costas.".

2.- El Procurador D. Fernando Bosch Melis, en nombre y representación de la entidad Churomania, S.L., contestó a la demanda alegando los hechos y fundamentos de derecho que estimó aplicables para terminar suplicando al Juzgado dictase en su día Sentencia "por la que: 1.- Se declare la falta de legitimación activa de la parte actora, con expresa imposición de costas a la parte actora. 2.- Subsidiariamente, y para el caso de no admitirse la excepción de falta de legitimación activa, se desestime la demanda en su integridad con expresa imposición de costas a la parte actora.".

Por la parte demandada, se formuló demanda reconvencional alegando los hechos y fundamentos de derecho pertinentes; suplicando al Juzgado dictase Sentencia "declarando: 1.- Que la propiedad de las Marcas: -Marca Comunitaria n.º 1606383 CHURROMANIA solicitada el 12/04/2000 y concedida el 13/07/2001, para los siguientes productos y servicios: Clase 30 Churros, churros rellenos con diferentes sabores elaborados a base de helados, cremas, chocolates, caramelos, fresas y, en general, elaborados a base de leche, azúcar y miel, helados de todo tipo, café y té. Clase 32 bebidas refrescantes tales como zumos, colas, otras bebidas no alcohólicas. Clase 42 servicios prestados por establecimientos que se encargan de preparar alimentos o bebidas, preparados para el consumo, restaurantes, restaurantes de autoservicio, cantinas y demás, similares al ramo. - Marca Española n.º 2.19.201 CHURROMANIA, solicita el 05/11/1998 concedida el 20/04/1999, para los siguientes productos y servicios: Clase 30.- churros, churros rellenos con diferentes sabores elaborados a base de helados, cremas, chocolates, caramelos, fresas y, en general, elaborados a base de leche, azúcar y miel, helados de todo tipo, café y te. - Marca Española n.º 2.19.202 CHURROMANIA, solicitada el 05/11/1998, concedida el 20/04/1999, para los siguientes productos y servicios: Clase 32.- bebidas refrescantes, tales como zumos, colas y otras bebidas no alcohólicas. - Marca Española n.º 2.19.203 CHURROMANIA, solicitada el 05/11/1998, concedida el 20/04/1999, para los siguientes productos y servicios: Clase 42.- servicios prestados por establecimientos que se encargas de preparar alimentos o bebidas, preparados para el consumo, restaurantes, restaurantes de autoservicios, cantinas y demás similares del ramo. Pertenece a CHURROMANIA, S.L. y en su consecuencia se condene a CORPORACION CHURRO MANIA CA a pasar por tal declaración y a transmitir a CHURROMANIA, S.L. todos los derechos sobre la inscripción registral de las citadas marcas en la Oficina Española de Patentes y Marcas, y en la Oficina de armonización del Mercado interior, así como cualesquiera otros expedientes de marca que contengan la denominación CHURROMANIA y hayan promovidos por el demandado. 2.- Subsidiariamente se solicita para el caso de que no se estimare el anterior pedimento que se declare la nulidad de las Marcas: - Marca Comunitaria n.º 1606383 CHURROMANIA solicitada el 12/04/2000 y concedida el 13/07/2001, para los siguientes productos y servicios: Clase 30 Churros, churros rellenos con diferentes sabores elaborados a base de helados, cremas, chocolates, caramelos, fresas y, en general, elaborados a base de leche, azúcar y miel, helados de todo tipo, café y té. Clase 32 bebidas refrescantes tales como zumos, colas, otras bebidas no alcohólicas. Clase 42 servicios prestados por establecimientos que se encargan de preparar alimentos o bebidas, preparados para el consumo, restaurantes, restaurantes de autoservicio, cantinas y demás, similares al ramo. - Marca Española n.º 2.19.201 CHURROMANIA, solicitada el 05/11/1998, concedida el 20/04/1999, para los siguientes productos y servicios: Clase 30.- churros, churros rellenos con diferentes sabores, elaborados a base de helados, cremas, chocolates, caramelos, fresas y, en general, elaborados a base de leche, azúcar y miel, helados de todo tipo, café y té. - Marca Española n.º 2.19.202 CHURROMANIA, solicitada el 05/11/1998, concedida el 20/04/1999, para los siguientes productos y servicios: Clase 32.- bebidas refrescantes, tales como zumos, colas y otras bebidas no alcohólicas. - Marca Española n.º 2.19.203 CHURROMANIA, solicitada el 05/11/1998, concedida el 20/04/1999, para los siguientes productos y servicios: Clase 42.- servicios prestados por establecimientos que se encargan de preparar alimentos o bebidas, preparados para el consumo, restaurantes, restaurantes de autoservicio, cantinas y demás similares del ramo. 3.- la condena en costas a la demandada.".

3.- El Procurador D.ª. María Paz Aparisi Muñoz, en nombre y representación de la entidad "Corporación Churro Manía C.A.", contestó a la demanda reconvencional alegando los hechos y fundamentos de derecho procedentes, para terminar suplicando al Juzgado dictase en su día Sentencia desestimando íntegramente la reconvención y absolviendo a mi representada de todas sus pretensiones, imponiendo el pago de las costas a la parte demandada.".

4.- Recibido el pleito a prueba, se practicó la que propuesta por las partes fue declarada pertinente. Unidas a los autos, las partes evacuaron el trámite de resumen de prueba en sus respectivos escritos. El Juez de Primera Instancia Número Seis de Valencia, dictó Sentencia con fecha 2 de junio de 2.004, cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLO: ESTIMANDO la demanda interpuesta por el/la Procurador/a APARISI MUÑOZ, MARIA PAZ, en nombre y representación de CORPORACION CHURRO MANIA CA, debo: 1.- Declarar nula la razón social de la demandada "CHURROMANIA, S.L.". 2.- Condenar a la demandada "CHURROMANIA, SL" a modificar su razón social por otra que no sea confundible o incompatible con el nombre comercial y denominación social de la actora. 3.- Condenar a la demandada "CHURROMANIA SL" al pago de una indemnización de 600E diarios desde la firmeza de la sentencia hasta su total cumplimiento del anterior apartado. 4.- Al pago de las costas procesales. Y DESESTIMANDO la reconvención formulada por la entidad CHURROMANIA, S.L. debo absolver y absuelvo a la CORPORACIÓN CHURRO MANIA CA, de las pretensiones de contrario, con imposición a la actora en reconvención de las costas procesales.".

SEGUNDO.-

Interpuesto recurso de apelación contra la anterior resolución por la representación de la entidad "Churromanía S.L.", La Audiencia Provincial de Valencia, Sección Novena, dictó Sentencia con fecha 7 de febrero de 2.005, cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLO: Se desestima el recurso, conformando la sentencia apelada e imponiéndose a la apelante las costas de esta alzada.".

TERCERO.-

El Procurador D. Fernando Bosch Melis, en nombre y representación de la entidad Churromanía S.L., interpuso recurso de casación ante la Audiencia Provincial de Valencia, Sección Novena, respecto la Sentencia dictada en grado de apelación de fecha 7 de febrero de 2.005, con apoyo en los siguientes motivos,

MOTIVOS DEL RECURSO:

UNICO.-

Se alega infracción del art. 9.1, d) de la Ley 17/2001 de 7 de diciembre de Marcas.

CUARTO.-

Por Providencia de fecha 20 de abril de 2.005 se tuvo por interpuesto el recurso de casación anterior y se acordó remitir las actuaciones a la Sala Primera del Tribunal Supremo.

QUINTO.-

Recibidas las actuaciones en esta Sala, comparecen, como parte recurrente, la entidad CHURROMANIA, S.L., representada por el Procurador D. Alejandro de Utrilla Palombi; compareciendo como parte recurrida, la entidad CORPORACION CHURRO MANIA C.A., representada por el Procurador D.ª. Delicias Santos Montero.

SEXTO.-

Con fecha 21 de octubre de 2.008, se dictó Auto por esta Sala por el que se admitió el recurso de casación interpuesto por la representación de la entidad CHURROMANIA, S.L., respecto la Sentencia dictada en grado de apelación por la Audiencia Provincial de Valencia, Sección Novena, de fecha 7 de febrero de 2.005.

SEPTIMO.-

Dado traslado, el Procurador D.ª. Delicias Santos Montero, en nombre y representación de la entidad Corporación Churro Mania C.A., presentó escrito de oposición al recurso formulado de contrario.

OCTAVO.-

No habiéndose solicitado por todas las partes la celebración de vista pública, se señaló para votación y fallo el día 23 de junio de 2.009, en que ha tenido lugar.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. Jesus Corbal Fernandez,

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.-

El objeto del proceso versa, en lo que se refiere a la demanda principal, sobre el ejercicio de acciones de modificación de denominación social, cesación de uso de nombre comercial español e indemnización de daños y perjuicios ejercitadas por el titular de un nombre comercial extranjero, no utilizado ni de conocimiento notorio en España que impetra la protección con base en el art. 8 del Convenio de la Unión de París; y en lo que se refiere a la reconvención versa sobre acción reivindicatoria de nombre comercial y de nulidad de registro de marca con fundamento en la existencia de un nombre comercial y razón social de carácter prioritario usadas en territorio español.

Por la entidad mercantil de nacionalidad venezolana "CORPORACIÓN CHURRO MANIA, C.A. se dedujo el 3 de marzo de 2.003 demanda contra la entidad "CHURROMANÍA, S.L." con domicilio social en Elche, en la que solicita: 1. Se declare nula la denominación de la razón social de la demandada Churromanía S.L.; 2. Se condene a la demandada a modificar la denominación de su razón social sustituyéndola por otra que no sea confundible o incompatible con el nombre comercial y denominación social de la actora; 3. Se condene a la demandada a indemnizar a la demandante en la cantidad de seiscientos euros (600 E) diarios a contar desde el día siguiente desde que se produzca la firmeza de la Sentencia hasta que cumpla la obligación de condena objeto del apartado 2 anterior.

En la demanda se hacen las siguientes alegaciones de interés para el litigio. El 27 de febrero de 1997 se constituyó en Caracas (Venezuela) la entidad mercantil "INVERSIONES CHURRO MANIA, C.A. que causó inscripción registral el 4 de marzo comenzando sus actividades a partir de esta fecha. El 9 de junio de 2000 se modificó su razón social, sustituyendo el vocablo Inversiones por el de CORPORACIÓN, y el objeto social, encaminándolo a la franquicia que luego se ha concretado en el ramo de la alimentación y en particular en la elaboración y venta de churros. Desde el año 1997 la actora ha venido utilizando ininterrumpidamente en el tráfico económico su nombre comercial "CHURRO MANÍA", el cual ha tenido un amplio eco en la prensa especializada de economía y de negocios en Venezuela, en donde tiene 30 locales operativos, expandiéndose, además, por distintos países. Respecto de España “tiene la intención de implantarse en breve”, “teniendo gran interés en desarrollar su actividad comercial en la misma como paso previo a introducirse de manera real y eficaz en los demás países del Mercando Común Europeo”, “si bien se encuentra con el obstáculo de que existe una sociedad inscrita en el Registro Mercantil de Alicante con una denominación social -"CHURROMANIA S.L."- incompatible con el nombre comercial y razón social de la actora”. La sociedad demandada "CHURROMANÍA, S.L." se inscribió el día 4 de marzo de 1998, y tiene su domicilio social en Elche. Esta denominación social es incompatible con el nombre comercial de la actora, cuyos signos distintivos, además de notorios en su país, son prioritarios frente a la denominación social de la entidad demandada, ya que el uso de su nombre comercial e inscripción registral se llevó a cabo el 4 de marzo de 1997 y la inscripción de la denominación social de la demandada se llevó a efecto un año más tarde. Como fundamentos de derecho se alegan los arts. 8 del CUP (Convenio de la Unión de París, habiendo España ratificado su redacción de Estocolmo el 13 de diciembre de 1971, -BOE 1 de febrero de 1974-, y Venezuela el Convenio el día 12 de septiembre de 1995 ), 44, 87 y siguientes, y Disposición Adicional decimoséptima de la Ley de Marcas, y diversas Sentencias de esta Sala singularmente la S. de 29 de febrero de 2000, con arreglo a la que, se sostiene, no es necesario el uso del nombre comercial en España, bastando la utilización en el país del que solicita la protección.

Por la entidad demandada CHURROMANIA, S.L. se opuso a la demanda y se formuló reconvención ejercitando con carácter principal la acción reivindicatoria, y subsidiariamente la de nulidad de las marcas comunitaria número 1606383, y españolas números 2.19.2001 y 2.19.2003, con fundamento en los arts. 9.1, d) LM 17/2001, y 2 y 8 del Convenio de París.

La Sentencia dictada por el Juzgado de 1.ª Instancia núm. 6 de Valencia el 2 de junio de 2004, en los autos de juicio ordinario núm. 272 de 2003, estima la demanda declarando nula la razón social de la demandada "CHURROMANÍA, S.L." y condena a esta entidad a modificar su razón social por otra que no sea confundible o incompatible con el nombre comercial y denominación social de la actora, y a que pague a ésta una indemnización de 600 euros diarios desde la firmeza de la sentencia hasta el total cumplimiento del apartado anterior, y desestima la reconvención.

La Sentencia dictada por la Sección Novena de la Audiencia Provincial de Valencia el 7 de febrero de 2005, en el Rollo núm. 750 de 2004, desestima el recurso de apelación de la demandada.

Contra esta última Sentencia se formuló por CHURROMANÍA, S.L. recurso de casación con base en un motivo único, que fue admitido por Auto de esta Sala de 21 de octubre de 2008.

SEGUNDO.-

En el motivo único se acumulan diversas alegaciones mediante las que se pretende combatir los pronunciamientos estimatorio de la demanda y desestimatorio de la reconvención, invocándose como infringidos los arts. 2 y 8 del Convenio de la Unión de París (CUP) y 2.2, 9.1, d) y 52.1 de la Ley de Marcas 17/2001, de 7 de diciembre (LM ).

Para dar adecuada respuesta a los diversos planteamientos del motivo procede centrar la pluralidad de alegaciones en torno a dos submotivos, en los que respectivamente se examinarán las cuestiones relativas a la demanda y a la reconvención.

El primer submotivo hace referencia a la impugnación de los pronunciamientos de la sentencia recurrida en los que se estiman las pretensiones de la demanda.

Y ya procede adelantar que debe estimarse el recurso por las consideraciones que se van a exponer que tienen como idea básica que el nombre comercial extranjero (cuando es de un país unionista) solo tiene protección en España si ha sido usado (o, en su caso, existe el conocimiento notorio) en territorio de nuestro país y, en el caso, como se ha reconocido paladinamente en la demanda, no ha existido tal utilización.

La Sentencia de la Audiencia Provincial, aquí recurrida, argumenta para estimar la demanda que la actora ha utilizado el nombre comercial Churro Manía en su país, el cual es signatario del Convenio de la Unión de París, y que, por consiguiente, puede hacerlo valer aquí en España, sin necesidad de Registro (art. 8 del CUP ), y pedir que cesen los actos que violen su derecho (art. 41.1 de la Ley ), como es el uso de una denominación social Churromanía, S.L., como nombre comercial no registrado, que es idéntico al nombre comercial de la actora.

La argumentación de la resolución recurrida no se puede compartir, aparte otras razones, aquí y ahora por una fundamental, que es necesario el uso en España y no se usó. Y en cuanto a este último particular fáctico debe decirse que si bien inexplicablemente (por la contradicción con la demanda) la Sentencia del Juzgado consideraba en el antecedente tercero hecho probado que el nombre comercial de la actora había sido utilizado en España (aunque luego en la fundamentación jurídica prescinde del dato), sin embargo la Sentencia de la Audiencia ya se refiere a otros países sin incluir España, que es lo coherente además con el planteamiento de la demanda.

El nombre comercial, por el cual se entiende todo signo susceptible de representación gráfica que identifica a una empresa en el tráfico mercantil y que sirve para distinguirla de las demás empresas que desarrollan actividades idénticas o similares (art. 87.1 LM ), tiene su protección en nuestro ordenamiento jurídico en la Ley de Marcas, y en lo que ésta no alcance en la Ley de Competencia Desleal 3/1991, de 10 de enero (SS. 5 de febrero y 2 de octubre de 2008 ). El nombre comercial extranjero tiene la protección que le otorga el Convenio de París, para sus signatarios, y en otro caso el del principio de reciprocidad.

La generalidad de la doctrina, y la jurisprudencia de los países de nuestro entorno (singularmente la francesa y la alemana), han venido exigiendo como requisito por otorgar protección al nombre comercial de otro país unionista, el uso del nombre en el propio país en el que se pretende la protección, sin que baste el uso en otro país signatario, sea el del nombre comercial o en un tercero. En apoyo de dicho criterio estricto se alegan razones de igualdad con los nombres comerciales nacionales, de seguridad jurídica y de protección de los consumidores.

Frente a la anterior postura había otro criterio más amplio que entendía que no era necesario el uso en el país en que se solicitaba. Se argumentaba con base en el art. 8 del CUP, pero este precepto simplemente dice que "el nombre comercial será protegido en todos los países de la Unión sin obligación de depósito o de registro, forme o no parte de una marca de fábrica o de comercio". Por lo tanto, lo que no cabe, habida cuenta la norma unionista, es exigir para la protección un registro, ni en el país en que se pretende la protección, ni siquiera en el país originario del nombre comercial. Pero, fuera de tal alcance, el CUP no establece otra exigencia especial, y como del art. 2 del Convenio resulta la sujeción a las leyes de cada país, ha de observarse el principio del tratamiento nacional; es decir, la igualdad de trato del nombre comercial extranjero con el del nombre comercial español; sin que obste al distinto régimen que éste tenga según haya o no registro.

La jurisprudencia de esta Sala mantuvo en diversas sentencias el criterio amplio de protección que es el que se sostiene en la demanda, pero no es el de la doctrina jurisprudencial actual. En tal sentido -de no ser preciso el uso en España, y que basta demostrar la utilización antecedente en el país de origen, signatario del CUP- se manifestaron las SS de 24 de enero de 1984, 3 de febrero de 1987, 24 de febrero de 1989, 29 de febrero de 2000 -como "obiter" pues existía uso en España-, 21 de julio de 2000, 31 de mayo de 2002. Sin embargo, la Sentencia de 14 de febrero de 2000, y la jurisprudencia más actual (SS. 4 de junio y 7 de noviembre de 2008 y 26 de febrero de 2009 ), en sintonía con la regulación de los arts. 77 y 78 de la LM 32/1988, y la doctrina interpretativa anteriormente expuesta de los arts. 2 y 8 del CUP, optó por el criterio restrictivo que exige la utilización o uso efectivo en España, el cual aparece reforzado en la LM de 2001, en cuyo Exposición de Motivos se alude incluso, a la plena equiparación de trato, y dispensa de la misma protección.

Consiguientemente, el nombre comercial extranjero no registrado, tiene en España la protección que le dispensan al nacional las Leyes de Marcas y de Competencia Desleal, conforme al principio de la "lex loci protectionis", requiriéndose el uso efectivo o el conocimiento notorio en nuestro país, con cuya apreciación, sin desconocer ninguna exigencia del CUP, se soslaya el sinsentido de que un nombre comercial extranjero, totalmente desconocido -sin uso ni notoriedad- en España, tuviera una protección superior al nombre comercial español.

Aplicando la doctrina expuesta a los hechos del caso (en el que no se probó el uso o conocimiento notorio en España) procede estimar el submotivo porque la sentencia recurrida infringe los arts. 8 y 2 del CUP, dado que el primero no excluye la exigencia de la utilización extrarregistral del nombre comercial extranjero en España para que pueda gozar de protección y el segundo somete el nombre comercial extranjero al mismo tratamiento del nacional para el cual se exige el uso. La estimación del submotivo conlleva la casación de la resolución recurrida debiendo dejarse sin efecto los cuatro primeros pronunciamientos de la misma (recogidas en la de primera instancia confirmada por la de apelación) por desestimación total de la demanda.

El segundo submotivo hace referencia a la impugnación de la Sentencia de la Audiencia en el particular relativo a la desestimación de la reconvención.

En la reconvención se habían ejercitado una acción reivindicatoria, como principal, y una acción de nulidad de marcas con base en el art. 9.1,d) en relación con el 52.1 ambos de la Ley de Marcas. Como el presupuesto de ambas acciones se centra en la existencia de una infracción del art. 9.1,d) de la LM de 2001, la argumentación a exponer queda reducida a esta norma.

Por la parte reconviniente se sostiene que hay un uso de su razón social en el territorio nacional, y que el precepto referido no exige, a diferencia de lo que sucede con el conocimiento, que sea notorio.

El submotivo se desestima porque falta el presupuesto del uso en territorio español a que se refiere el precepto, sin que sea suficiente el que tiene lugar en una localidad o comarca, como ya anteriormente había señalado la S. 2 de octubre de 2008.

En respuesta a las alegaciones del motivo procede añadir a la anterior "ratio decidendi" que no resulta de relevancia para el caso entrar a decidir si el adjetivo notorio del art. 9.1, d) LM es aplicable solo al conocimiento, o también al uso. Bajo el régimen jurídico del EPI la doctrina más autorizada al respecto (comentario a STS 15 de diciembre de 1986 ) al referirse a la adquisición del derecho al nombre comercial por el uso extrarregistral requería un empleo o utilización continuada, manifiesta al exterior y notoria del correspondiente signo como distintivo de una actividad empresarial. La doctrina jurisprudencial dictada en aplicación de la LM 32/1988 exigió la utilización efectiva, sin que basten casos esporádicos o actividades ocasionales o aisladas pero sin que se requiera la notoriedad (SS. 14 de febrero de 2000 y 4 de junio de 2008 ). La Ley de Marcas 17 de 2001, de 7 de diciembre se refiere a uso o conocimiento notorio, no existiendo un criterio jurisprudencial definitivo acerca de si el uso ha de ser notorio (aunque se refieren incidentalmente a la notoriedad las SS. de 4 de junio de 2008 y 26 de febrero de 2009 en relación a como de tal signo distintivo), si bien la generalidad de la doctrina parece estar de acuerdo en que la notoriedad se refiere sólo al conocimiento (se alega la lógica del sistema; la equiparación con el uso del nombre comercial extranjero, a efectos CUP; el que no se emplee el plural "notorios", -lo que revela lo sencillo que le habría sido al legislador evitar la incertidumbre poniendo la expresión "o conocimiento notorio" entre comas-, etc.). Por otra parte no existe tampoco jurisprudencia acerca de que se debe entender por "conjunto del territorio nacional" en que debe tener lugar el uso del nombre comercial a efectos del art. 9.1,d) LM. El tema se complica si se advierte que en la Exposición de Motivos de la Ley se hace referencia a la prueba del uso prioritario [de dicha denominación o razón social] en todo el territorio nacional. En la doctrina no hay un criterio pacífico, y frente a la opinión que sostiene que no sería suficiente el uso únicamente en una parte de España (criterio literalista), para otro sector basta que se demuestre el uso o la notoriedad en una parte sustancial del territorio español (tres o más comunidades) con base en una ponderación equitativa de los intereses en juego.

Sean como fueren las decisiones de las dos cuestiones expresadas, las mismas, como se dijo, resultan irrelevantes para resolver el asunto, porque cualquiera que fuere la respuesta a las alegaciones siempre resultaría que el uso del nombre comercial y denominación social por la entidad demandada solo lo fue en Elche y sus alrededores, por lo que no se cumple la previsión del art. 9.1,d) LM, y consecuentemente, el segundo submotivo decae.

TERCERO.-

La estimación parcial del motivo único supone la admisión también en parte del recurso de casación, debiendo modificarse la resolución recurrida en los términos que resultan de lo razonado en el fundamento anterior -desestimación de la demanda, y mantenimiento de la desestimación de la reconvención-. En relación con las costas procede acordar: a) No se imponen a la parte actora las de la primera instancia en cuanto a la demanda principal, porque al tiempo de la demanda no era pacífica la jurisprudencia relativa a la aplicación del CUP en España (art. 394.1 y 2 LEC ); b) Se imponen a la parte demandada las costas de la primera instancia y de la apelación, en cuanto a la reconvención; y, c) No se hace especial imposición de las costas causadas en la apelación, en relación con la demanda principal, ni en las del recurso de casación; todo ello de conformidad con los arts. 394.1 y 2 y 398. 1 y 2 LEC.

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.

FALLAMOS

PRIMERO.-

Que estimamos el recurso de casación interpuesto por la representación procesal de CHURROMANIA S.L. contra la Sentencia dictada por la Sección Novena de la Audiencia Provincial de Valencia el 7 de febrero de 2005, en Rollo número 750 de 2004, en el sentido de dejar sin efecto los pronunciamientos 1 a 4 de la Sentencia del Juzgado de 1.ª Instancia núm. 6 de la misma Capital el 2 de junio de 2004, en los autos del juicio ordinario 272 de 2.003, la cual revocamos en tal aspecto. Y en su lugar ACORDAMOS la desestimación de la demanda formulada por "CORPORACIÓN CHURRO MANÍA C.A." contra CHURROMANÍA S.L., absolviendo a la demandada; y sin hacer especial condena en costas en la primera instancia.

SEGUNDO.-

Que desestimamos el recurso de casación interpuesto por CHURROMANIA S.L. en lo que atañe a las pretensiones reconvencionales, manteniendo lo acordado por la Sentencia recurrida tanto en cuanto al principal como a las costas de ambas instancias.

TERCERO.-

No se hace especial condena en costas respecto de las de la apelación en cuanto a la demanda principal, ni en las de casación.

Publíquese esta resolución con arreglo a derecho, y devuélvanse a la Audiencia los autos originales y rollo de apelación remitidos con testimonio de esta resolución a los efectos procedentes.

Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.- Juan Antonio Xiol Rios.- Xavier O'Callaghan Muñoz.- Jesus Corbal Fernandez.- Jose Ramon Ferrandiz Gabriel.- Antonio Salas Carceller.- Rubricados. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR. D. Jesus Corbal Fernandez, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando celebrando Audiencia Pública la Sala Primera del Tribunal Supremo, en el día de hoy; de lo que como Secretario de la misma, certifico.

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