TRIBUNAL SUPREMO
Sala de lo Contencioso-Administrativo
Sentencia de 30 de enero de 2008
RECURSO DE CASACIÓN Núm: 701/2005
Ponente Excmo. Sr. MANUEL CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA
En la Villa de Madrid, a treinta de Enero de dos mil ocho.
Visto por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, constituida en su Sección Tercera por los Magistrados indicados al margen, el recurso de casación número 701/2005 interpuesto por el AYUNTAMIENTO DE TARRAGONA, representado por el Procurador D. Enrique Sorribes Torra, contra la sentencia dictada con fecha 13 de diciembre de 2004 por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en el recurso número 1085/2001; es parte recurrida la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, representada por el Abogado del Estado.
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.- El Ayuntamiento de Tarragona interpuso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña el recurso contencioso-administrativo número 1085/2001 contra el acuerdo de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 29 de agosto de 2001 que, al estimar el recurso de alzada interpuesto contra el de 5 de julio de 2000, concedió la marca número 2.247.483, “Tarragonahoy”.
Segundo.- En su escrito de demanda, de 21 de marzo de 2002, alegó los hechos y fundamentos de Derecho que consideró oportunos y suplicó se dictase sentencia “por la que, estimando el presente recurso, se revoque la resolución recurrida y se deniegue la marca número 2.247.483”.
Tercero.- El Abogado del Estado contestó a la demanda por escrito de 14 de mayo de 2002, en el que alegó los hechos y fundamentación jurídica que estimó pertinentes y suplicó a la Sala dictase sentencia “por la que se desestime la demanda”.
Cuarto.- “Telefónica Publicidad e Información, S.A.” contestó a la demanda con fecha 14 de junio de 2002 y suplicó sentencia “desestimando por completo el recurso interpuesto por la representación de la parte actora con expresa imposición de costas a la misma”. Por otrosí interesó el recibimiento a prueba.
Quinto.- Practicada la prueba que fue declarada pertinente por auto de 25 de julio de 2002 y evacuado el trámite de conclusiones por las representaciones de ambas partes, la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Quinta, del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña dictó sentencia con fecha 13 de diciembre de 2004, cuya parte dispositiva es como sigue: “FALLAMOS: 1º. Desestimar el presente recurso contencioso-administrativo. 2º. No efectuar especial pronunciamiento sobre las costas causadas”.
Sexto.- Con fecha 7 de marzo de 2005 el Ayuntamiento de Tarragona interpuso ante esta Sala el presente recurso de casación número 701/2005 contra la citada sentencia, al amparo del siguiente motivo fundado en el artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional:
Único: “infracción del artículo 11.1.h) de la Ley de Marcas de 1988, así como de su jurisprudencia interpretativa”.
Séptimo.- El Abogado del Estado presentó escrito de oposición al recurso y suplicó su desestimación con costas.
Octavo.- Por providencia de 28 de septiembre de 2007 se nombró Ponente al Excmo. Sr. Magistrado D. Manuel Campos Sánchez-Bordona y se señaló para su Votación y Fallo el día 16 de enero de 2008, en que ha tenido lugar.
Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Manuel Campos Sánchez-Bordona, Magistrado de la Sala
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- La sentencia que es objeto de este recurso de casación, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña con fecha 13 de diciembre de 2004, desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Ayuntamiento de Tarragona contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas antes reseñada en cuya virtud fue inscrita la marca número 2.247.483, “Tarragonahoy”, para distinguir productos de la clase 9 del Nomenclátor Internacional, en concreto “aparatos e instrumentos telefónicos, de telegrafía y telefonía, de transmisión y recepción de mensajes, tarjetas magnéticas de identificación, ordenadores y aparatos para el proceso de datos, programas registrados o grabados de ordenador, soportes de datos informáticos, periféricos de ordenador, cd-rom, disquetes y software para ordenadores”.
A la inscripción de la marca número 2.247.483, “Tarragonahoy”, solicitada por “Telefónica Publicidad e Información, S.A.”, se había opuesto el Ayuntamiento de Tarragona.
Segundo.- La Sala de instancia confirmó la decisión de la Oficina Española de Patentes y Marcas. Ésta, a su vez, había considerado que “en el presente caso el término Hoy permite percibir al conjunto marcario considerado en su integridad como un signo peculiar que no constituye ni el nombre de un municipio ni de una provincia, y por ello tampoco se aprecia vinculación alguna entre la marca solicitada 'Tarragonahoy' y los órganos representativos o administrativos locales o provinciales. Cabe añadir a mayor abundamiento que constan registradas y en vigor, entre otras marcas, las siguientes que se citan a continuación y para idénticos productos de la clase 9, también de la titularidad de Telefónica Publicidad e Información, S.A.: 'Albacetehoy' nº 2.246.949, 'Almeríahoy' nº 2.246.952, 'Ávilahoy' nº 2.246.955, 'Baleareshoy' nº 2.246.958, 'Mallorcahoy' nº 2.246.970, 'Castellónhoy' nº 2.246.973, 'Burgoshoy' nº 2.246.976, 'Huescahoy' nº 2.247.168, 'Córdobahoy' nº 2.247.171, 'Lacoruñahoy' nº 2.247.175, 'Huelvahoy' nº 2.247.187, 'Léridahoy' nº 2.247.190, 'Lleidahoy' nº 2.247.193, 'Álavahoy' nº 2.247.198, 'Asturiashoy' nº 2.247.201, etc... Por todo ello procede y se acuerda la estimación del recurso interpuesto”.
Las consideraciones en las que se basó el tribunal sentenciador para pronunciarse en el sentido en que lo hizo fueron, por un lado, las contenidas en la sentencia de esta Sala del Tribunal Supremo de 13 de julio de 1990 cuya transcripción hizo y, por otro, las siguientes:
“En el caso examinado no resulta que la denominación Tarragonahoy sugiera sin más una vinculación oficial entre instituciones u órganos administrativos del municipio o la provincia de Tarragona con la prestación del servicio de la sociedad solicitante de la marca, pues la realidad demuestra infinidad de ejemplos en los que se utiliza, como uno de los elementos de la marca, la denominación geográfica, sin que por ello se entienda de forma errónea por el público consumidor la existencia de una vinculación entre instituciones oficiales y una marca en la que aparezca el vocablo Tarragona junto al de Hoy. En definitiva, no cabe esperar error en el público consumidor, ya que no induce falsamente a considerarla como una marca de los propios organismos oficiales ni resulta engañosa por la inclusión de la palabra Tarragona en ella”.
Tercero.- El Ayuntamiento de Tarragona recurre en casación la sentencia aduciendo, como motivo único, que la Sala de instancia ha infringido el artículo 11.1.h) de la Ley de Marcas de 1988, así como la jurisprudencia que lo ha interpretado.
El motivo ha de ser acogido. El precepto que se considera vulnerado incluye entre las prohibiciones “absolutas” de registro la prevista en la letra h) del apartado primero, según la cual no es lícito inscribir como marca los signos que reproduzcan o imiten la denominación, el escudo, la bandera, las condecoraciones y otros emblemas de España, sus Comunidades Autónomas, sus municipios, provincias u otras entidades locales, a menos que medie la debida autorización. La norma añade que, para el caso de ser autorizado el signo, la mención de aquellos factores sólo podrá constituir un elemento accesorio del distintivo principal.
El citado precepto no se limita a reproducir la regla sexta del artículo 124 del antiguo Estatuto de la Propiedad Industrial, que prohibía el acceso al Registro como marcas de las denominaciones geográficas y regionales, salvo que fueran objeto de marcas colectivas, sino que tiene su propio contenido normativo, diferenciado de aquél. De ahí que la jurisprudencia recaída en relación con la citada regla (de la que es muestra la sentencia de 13 de julio de 1990 transcrita en la de instancia) no sea sin más aplicable al artículo 11.1.h) de la Ley 32/1998, de Marcas, por la que se rige este litigio.
La interpretación del citado artículo no debe conducir a equiparar su razón de ser con la subyacente en otros apartados y letras del mismo artículo 11. En concreto, no puede confundirse la prohibición absoluta objeto de examen con las insertas en las letras c) y f), a tenor de las cuales quedan también prohibidas de modo absoluto las marcas que se “compongan exclusivamente de signos o indicaciones que sirvan en el comercio para designar la [...], la procedencia geográfica [...] de los productos o del servicio” (letra c) o las marcas que “puedan inducir al público a error particularmente sobre la naturaleza, la calidad, las características o la procedencia geográfica de los productos o servicios” (letra f).
La reproducción en una marca de la denominación de España, de las Comunidades Autónomas, de los municipios o provincias no tiene, decimos, tan sólo el designio de evitar que el público sea inducido a error sobre el “origen” geográfico o sobre la naturaleza -pública o privada- de los servicios o de los productos que aquella marca protege. Si fuese sólo así, bastaría probablemente la prohibición más amplia consignada en la letra f) del mismo artículo y apartado, aun cuando puede admitirse que la que es objeto de análisis también contribuirá, en un buen número de casos, a evitar la falsa impresión de que los productos o servicios proceden del lugar evocado por el signo. Se trata, más bien, de proteger la exclusividad de la propia denominación oficial del municipio o de la provincia (y de España y de sus Comunidades Autónomas, en otro plano) cuyos intereses son asumidos y defendidos por las corporaciones representativas de unos y otras, que deben necesariamente prestar su aquiescencia al uso privado y comercial de dicha denominación.
La prohibición tiende a impedir que, por la vía del registro del signo consistente en el nombre de las entidades públicas mencionadas en al artículo 11.1.h) de la Ley de Marcas, los particulares se apropien en su beneficio de los valores colectivos asociados a la imagen o a los nombres de España y de las demás entidades ya referidas y obtengan, además, la exclusividad (inherente a toda marca) de la utilización de dicho nombre, cuando éste es patrimonio común de la colectividad que identifica. A menos que, por razones que a las respectivas autoridades corresponde valorar, éstas decidan que la utilización del nombre de un municipio o de una provincia -por limitarnos al caso de autos- puede ser permitida con fines privados (entre otros motivos, porque contribuya a la difusión de aquéllos), la carencia de semejante autorización impide la inscripción de la marca que contenga aquellos nombres.
En el caso de autos es cierto que a la denominación “Tarragona” va unida el término “hoy”, pero tal adición no hace inaplicable a la marca así compuesta la interdicción absoluta expresada en el artículo 11.1.h) de la Ley de Marcas. Admitir lo contrario supondría tanto como diluir la eficacia del precepto, pues bastaría en cualquier caso añadir otro término para sortear su sentido. Es más, la norma llega al extremo de que, incluso en el supuesto de que las autoridades correspondientes otorguen la autorización requerida, se mantiene la prohibición absoluta si la utilización del nombre colectivo no tiene carácter accesorio sino principal. Y en el supuesto objeto de análisis la mención de “Tarragona” ni siquiera tiene este carácter accesorio.
Por último, frente a las consideraciones de la sentencia de instancia, tampoco es cierto que la marca concedida no induzca a considerarla como propia de los organismos oficiales. Si se tiene en cuenta que, como la propia empresa solicitante admitió en sus conclusiones, “Tarragonahoy es una frase que sirve para identificar servicios de información”, los usuarios bien podrían suponer que se trata precisamente de los servicios de este género prestados por la propia Corporación Municipal. Aunque, insistimos, no es esta la consideración clave para denegar o conceder el registro del signo objeto de litigio.
Cuarto.- El motivo de casación se basa asimismo en la vulneración de la jurisprudencia de esta Sala, trayendo a colación la sentencia de 18 de mayo de 2004 mediante la que estimamos el recurso de casación número 5146/2000, interpuesto por el Ayuntamiento de Santiago de Compostela contra la sentencia dictada fecha 1 de marzo de 2000 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que a su vez había confirmado la validez de la inscripción registral de la marca “Compostella”. Casamos la sentencia de instancia porque el signo entonces registrado carecía de la preceptiva autorización de aquel Ayuntamiento y constituía el “elemento único y principal de la marca aspirante y no un elemento accesorio de la misma”.
Invoca asimismo la recurrente una serie de sentencias de esta Sala dictadas en relación con la marca “Caja España”, de las que destaca la de 17 de diciembre de 2003 (recurso de casación 1915/1999), en la que aplicamos la misma prohibición de registro tras subrayar, frente a las alegaciones del titular de la marca basadas en otros precedentes, que “[...] la normativa ha variado, al ser sustituido el antiguo Estatuto de la Propiedad Industrial por la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, que introduce substanciales diferencias en la regulación de estos supuestos”. Nos referíamos, en concreto, al distinto tratamiento que se daba a estos términos en el artículo 124.6º de aquel Estatuto, transformado en prohibición absoluta contenida para ellos en el artículo 11.1.h) de la Ley 32/1988.
A ellas podríamos añadir, entre otras, la sentencia de 29 de junio de 2005, mediante la que estimamos el recurso de casación número 8893/1998, interpuesto por la Junta de Galicia contra la sentencia dictada por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia en fecha 30 de junio de 1998, casando dicha sentencia y declarando, frente al criterio del tribunal de instancia, que no era procedente la inscripción de la marca número 1.694.098 “Galicia Calidade”, al estar incursa en la prohibición del artículo 11.1.h) de la Ley de Marcas.
La aplicación de la doctrina contenida en dichas sentencias conduce igualmente al resultado estimatorio del recurso. Frente a la conclusión que pronunciamos resulta irrelevante que el organismo registral haya, como manifiesta la Sala de instancia, accedido al registro de marcas más o menos similares a la impugnada, que incluyen los nombres de diferentes localidades.
Quinto.- La consecuencia de cuanto se deja expuesto es que procede estimar el recurso de casación y, por las mismas razones, el recurso contencioso-administrativo. Y, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 139 de la Ley Jurisdiccional, cada parte satisfará las costas de este recurso, sin que haya lugar a la condena en las de la instancia, al no concurrir temeridad o mala fe.
Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español
FALLAMOS
Primero.- Estimar el presente recurso de casación número 701/2005 interpuesto por el Ayuntamiento de Tarragona contra la sentencia dictada en el recurso número 1085 de 2001 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Quinta, del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña con fecha 13 de diciembre de 2004, que casamos.
Segundo.- Estimar el recurso contencioso-administrativo número 701/2005 interpuesto por el citado Ayuntamiento y anular el acuerdo de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 29 de agosto de 2001 que, al estimar el recurso de alzada interpuesto contra el de 5 de julio de 2000, concedió la inscripción de la marca número 2.247.483, “Tarragonahoy”.
Tercero.- Cada parte satisfará las costas de este recurso, sin que haya lugar a la condena en las costas de la instancia.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse en la Colección Legislativa,, lo pronunciamos, mandamos y firmamos: Fernando Ledesma.- Óscar González.- Manuel Campos.- Eduardo Espín.- José Manuel Bandrés.- Rubricados. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado D. Manuel Campos Sánchez-Bordona, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando constituida la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en audiencia pública en el día de su fecha, lo que como Secretario de la misma certifico.
