§1019530
Así, considera el Tribunal Supremo que la expresión “women´s secret” es comprensible para el consumidor medio español, pues tanto las palabras “man-woman” o sus plurales “men-women”, como la palabra “secret”, son locuciones que pueden considerarse de común conocimiento para el ciudadano medio español, y desde luego para el consumidor de prendas de vestir. Concluye, que no cabe duda que la marca solicitada “Secretos de Mujer” corre un acentuado riesgo de ser asociada a las marcas prioritarias “Women´s Secret”, por lo que se revoca la sentencia impugnada, y deniega la marca solicitada en aplicación de lo dispuesto en el art. 12.1 a) de la Ley de Marcas.
TRIBUNAL SUPREMO
Sala de lo Contencioso-Administrativo
Sentencia de 22 de junio de 2006
RECURSO DE CASACIÓN Núm: 9575/2003
Ponente Excmo. Sr. EDUARDO ESPIN TEMPLADO
En la Villa de Madrid, a veintidós de Junio de dos mil seis.
VISTO por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, constituida en su Sección Tercera por los Magistrados indicados al margen, el recurso de casación número 9.575/2.003, interpuesto por WOMEN'S SECRET, S.A., representada por la Procuradora Dª Isabel Campillo García, contra la sentencia dictada por la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en fecha 1 de octubre de 2.003 en el recurso contencioso-administrativo número 1.155/2.000, sobre denegación de marca número 2.166.007 “SECRETOS DE MUJER”.
Son partes recurridas la ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO, representada por el Sr. Abogado del Estado, y EL CORTE INGLÉS, S.A., representada por el Procurador D. Carlos Andreu Socias.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- En el proceso contencioso-administrativo antes referido, la Sala de lo Contencioso- Administrativo (Sección Octava) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia de fecha 1 de octubre de 2.003, estimatoria del recurso promovido por El Corte Inglés, S.A. contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fechas 20 de julio de 1.999 y 28 de junio de 2.000, confirmatoria ésta última de la anterior al resolver el recurso de alzada interpuesto contra la misma. Por dichas resoluciones se denegaba el registro de la marca nº 2.166.007 “SECRETOS DE MUJER”, de tipo denominativo, para productos de la clase 25 del nomenclátor.
SEGUNDO.- Notificada dicha sentencia a las partes, la Administración demandada y la codemandada presentaron escrito preparando recurso de casación, los cuales fueron tenidos por preparados en providencia de la Sala de instancia de fecha 5 de noviembre de 2.003, al tiempo que ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo previo emplazamiento de los litigantes.
TERCERO.- Recibidas las actuaciones tras la práctica de los emplazamientos, se dio traslado de las mismas al Sr. Abogado del Estado a fin de que manifestara si sostenía el recurso de casación que había preparado, presentando en el plazo otorgado escrito, al que acompañaba la correspondiente certificación, en el que manifestaba que no lo sostenía, dictándose Auto de fecha 2 de febrero de 2.004 declarándolo desierto.
Por su parte, la representación procesal de Women's Secret, S.A. compareció en forma en fecha 26 de noviembre de 2.003, mediante escrito interponiendo recurso de casación, formulando un único motivo, al amparo del apartado 1.d) del artículo 88 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, por infracción del artículo 12.1.a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, y de la jurisprudencia relativa al mismo.
Terminaba suplicando que se case y anule la sentencia recurrida, y profiriendo la procedente en derecho denegando la marca 2.166.007 “SECRETOS DE MUJER” en la clase 25.
El recurso de casación fue admitido por providencia de la Sala de fecha 20 de abril de 2.005.
CUARTO.- Personado como recurrido el Sr. Abogado del Estado, ha formulado escrito de oposición al recurso de casación, suplicando que se dicte sentencia desestimándolo y con costas.
Asimismo se ha opuesto al recurso de casación El Corte Inglés, S.A., cuya representación procesal suplicaba en su escrito que se dicte sentencia desestimándolo y confirmando íntegramente la sentencia recurrida, todo ello con imposición de costas a la parte recurrente.
QUINTO.- Por providencia de fecha 7 de febrero de 2.006 se ha señalado para la deliberación y fallo del presente recurso el día 14 de junio de 2.006, en que han tenido lugar dichos actos.
Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Eduardo Espín Templado,
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Objeto y planteamiento del recurso de casación.
La entidad mercantil Women's Secret, S.A., impugna la Sentencia de 1 de octubre de 2.003, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Octava) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que estimó el recurso interpuesto por El Corte Inglés, S.A., y concedió el registro de la marca denominativa nº 2.166.007 “Secretos de Mujer”, para productos de la clase 25. La ahora recurrente en casación había opuesto al citado registro diversas marcas prioritarias con la denominación “Women's Secret” y el nombre comercial “Women's Secrets, S.A.”.
La Sentencia fundó su fallo estimatorio en las siguientes razones jurídicas:
“SEGUNDO.- Según el art. 12.1 de la Ley de Marcas. Este artículo prohíbe el registro de marcas que “por su identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca anteriormente solicitada o registrada para designar productos o servicios idénticos o similares puedan inducir a confusión en el mercado o generar un riesgo de asociación con la marca anterior.
Las marcas opuestas no tienen identidad, ni semejanza fonética, gráfica o conceptual, pues mientras la no concedida tiene tres palabras españolas, es decir, es totalmente española en su significado, las marcas y el nombre comercial de la entidad opuesta, son inglesas. Es cierto que su traducción se corresponde a la marca española, pero también lo es que no puede haber confusión porque, en primer lugar, una mayoría de ciudadanos no sabe inglés y, en segundo lugar, porque, tiene dicho el Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 3ª), por ejemplo, en sentencias de:
1) 1 junio 2000, Recurso de Casación núm. 763/1993: “Es doctrina jurisprudencial constante que las denominaciones extranjeras se consideran como signo de fantasía”.
2) 30 enero 1997, Recurso de Apelación núm. 12802/1991: “Tampoco cabe apreciar semejanza fonética o gráfica en la marca oponente núm. 1003088 “SAINT FERRANT”, pues al ser una denominación extranjera ha de entenderse como símbolo de fantasía, y no por su traducción al castellano, con lo cual no existe incompatibilidad fonética entre la marca aspirante y su oponente”.
3) 6 noviembre 1997, Recurso de Apelación núm. 7321/1992: “Giorgio y George's son dos nombres extranjeros, italiano e inglés, que con arreglo a reiterada jurisprudencia de esta Sala tales vocablos tienen la consideración de caprichosas o de fantasía como consecuencia de su carencia inmediata de sentido para el ciudadano vulgar (Sentencias de 30 diciembre 1974, 28 abril 1975 y 16 enero 1997), y por tanto no cabe traducirlas al idioma castellano como sinónimos, y hay que atender exclusivamente a su similitud fonética o gráfica”... “semejanza que no concurre en el presente caso al tener diferencias suficientes para distinguirlas”.
En consecuencia, no se puede entender que exista identidad o confusión entere la marca solicitada y las de la entidad contraria, al deber atenderse exclusivamente a su similitud fonética o gráfica, que no existe, pero nunca a la traducción de palabras inglesas al español.” (fundamento de derecho segundo)
El recurso de casación se basa en un único motivo, amparado en el apartado 1.d) del artículo 88 de la Ley de la Jurisdicción, por la supuesta infracción del artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas (32/1988, de 10 de noviembre).
SEGUNDO.- Sobre la alegada infracción del artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas.
Sostiene la sociedad actora que se ha infringido el precepto invocado porque la Sala sentenciadora ha seguido la jurisprudencia relativa a considerar las expresiones extranjeras como denominaciones “de fantasía”, sin atender a la excepción de que tales expresiones sean conocidas por la generalidad de la población y, en particular, por el consumidor medio de los productos reivindicados. Añade la actora que en los comercios de El Corte Inglés se venden conjuntamente productos con la marcas enfrentadas, lo que incrementa el riesgo de confusión. Señala también la recurrente que hay que tener en cuenta la figura del euroconsumidor medio, conocedor de los productos especializados y que razonablemente identificaría los productos identificados con las marcas “Women's Secret” y “Secretos de Mujer”. Finaliza la actora con la referencia a diversos precedentes jurisprudenciales de esta Sala sobre vocablos extranjeros y señalando que la Sección Primera de la misma Sala de instancia ha declarado incompatible la marca nº 2.166.008 “Secretos de Mujer” con las marcas Women's Secret, para servicios de la clase 35, en Sentencia firme de 29 de octubre de 2.001.
Tiene razón la actora en su argumentación y debe estimarse el motivo. Efectivamente existe jurisprudencia de esta Sala respecto a considerar como expresiones de fantasía las palabras extranjeras. Es también cierto, sin embargo que, como dice la sociedad actora, dicha jurisprudencia tiene admitida como excepción el que tales palabras hayan devenido comprensibles para el consumidor medio como consecuencia de su uso generalizado, bien en el conjunto de la población, bien en el consumidor especializado en los productos a los que la marca va destinada (recientemente, Sentencia de 20 de abril de 2.006 -RC 3.163/2.003-). Pues bien, la Sentencia recurrida ha aplicado de forma deficiente dicha jurisprudencia puesto que ha aplicado de manera mecánica la tesis general y ha afirmado de manera apodíctica la ignorancia del inglés por parte de la mayoría de ciudadanos, sin detenerse a efectuar una valoración concreta de la posible inteligibilidad de las marcas prioritarias para el consumidor medio de los productos afectados. Sólo tras dicha valoración podría la Sala haber apreciado si era aplicable la jurisprudencia genérica de considerar las palabras extranjeras como expresiones de fantasía, tal como ha hecho, o si en el supuesto planteado la locución inglesa “women's secret” resultaba inteligible para el consumidor medio de los productos afectados y debía, por tanto, efectuar una comparación entre las marcas litigiosas suponiendo la comprensión del significado de los términos ingleses que integran los signos opuestos.
Casada la Sentencia y en la posición de juzgador de instancia, tal como prevé el artículo 95.2.d) de la Ley de la Jurisdicción, considera esta Sala que la expresión “women's secret” es, sin duda, comprensible para el consumidor medio español, en especial de los productos de la clase 25, en el que es sólito un conocimiento de determinados vocablos ingleses como los de referencia. Así tanto las palabras “man-woman” o sus plurales “men-women”, como la palabra “secret”, prácticamente idéntica a la española “secreto”, son locuciones que pueden considerarse de común conocimiento para el ciudadano medio español, y desde luego para el consumidor de prendas de vestir, ámbito comercial en el que son comunes determinadas expresiones en idiomas extranjeros. Una vez afirmada la inteligibilidad de la referida expresión para el consumidor medio afectado, no cabe duda de que la marca solicitada “Secretos de mujer” corre un acentuado riesgo de ser asociada a las marcas prioritarias “Women's Secret”, como plantea en su contestación la codemandada en la instancia. Debe pues denegarse la marca solicitada en aplicación de lo dispuesto en el artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas y confirmarse las resoluciones de 20 de julio de 1.999 y 28 de junio de 2.000 de la Oficina Española de Patentes y Marcas que se han impugnado.
TERCERO.- Conclusión y costas.
De lo visto en el anterior fundamento de derecho deriva la estimación del recuso de casación formulado por Women's Secret, S.A., y la desestimación del recurso contencioso administrativo formulado por El Corte Inglés, S.A., ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid frente a las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 20 de julio de 1.999 y de 28 de junio de 2.000 que habían denegado el registro de la marca 2.166.007, declarando conforme a derecho las resoluciones administrativas impugnadas.
En cuanto a las costas, en aplicación de lo dispuesto en los artículos 95.3 y 139.1 y 2 de la Ley de la Jurisdicción, no procede su imposición ni en la instancia ni en la casación.
En atención a lo expuesto, en nombre del Rey, y en ejercicio de la potestad jurisdiccional que emana del Pueblo español y nos confiere la Constitución,
FALLAMOS
1. Que HA LUGAR y por lo tanto ESTIMAMOS el recurso de casación interpuesto por Women's Secret, S.A. contra la sentencia de 1 de octubre de 2.003 dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Octava) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso contencioso-administrativo 1.155/2.000, sentencia que casamos y anulamos.
2. Que DESESTIMAMOS el recurso contencioso-administrativo mencionado en el número anterior y promovido por El Corte Inglés, S.A. contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fechas 20 de julio de 1.999 y 28 de junio de 2.000 relativas al expediente de marca nº 2.166.007, que confirmamos.
3. Sin imposición de las costas del recurso de casación ni las del contencioso-administrativo.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando,, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.-Fernando Ledesma Bartret.-Óscar González González.- Francisco Trujillo Mamely.-Eduardo Espín Templado.-José Manuel Bandrés Sánchez-Cruzat.- Firmado.- PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. EDUARDO ESPIN TEMPLADO, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico.-Alfonso Llamas Soubrier.-Firmado.-
