Iustel
Resulta improcedente la alegación de que la prueba solicitada y denegada en la instancia resultaba relevante a efectos de justificar el cambio de denominación, pues la sentencia se fundamenta estrictamente en la aplicación del art. 33 de la Ley de Marcas -que condiciona el cambio a que "no afecte sustancialmente a la identidad de la marca tal como fue registrada originariamente"-, considerando que el cambio solicitado supone una alteración sustancial de la denominación concedida en su momento, argumento para el que resulta irrelevante el hecho de que el periódico se hubiese difundido desde hacía tiempo y fuese conocido en el tráfico sólo con el término "Información".
Tribunal Supremo
Sala de lo Contencioso-Administrativo
Sentencia de 16 de noviembre de 2011
RECURSO DE CASACIÓN Núm: 742/2011
Ponente Excmo. Sr. EDUARDO ESPIN TEMPLADO
En la Villa de Madrid, a dieciséis de Noviembre de dos mil once.
VISTO por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, constituída en su Sección Tercera por los Magistrados indicados al margen, el recurso de casación número 742/2.011, interpuesto por EDITORIAL PRENSA ALICANTINA, S.A., representada por el Procurador D. Carlos Ibáñez de la Cadiniere, contra la sentencia dictada por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en fecha 19 de noviembre de 2.010 en el recurso contencioso-administrativo número 247/2.009, sobre denegación de modificación de la marca número 528.729 "INFORMACIÓN DELEGACIÓN NACIONAL DE PRENSA, PROPAGANDA Y RADIO DEL MOVIMIENTO".
Es parte recurrida la ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO, representada por el Sr. Abogado del Estado.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- En el proceso contencioso-administrativo antes referido, la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Quinta) del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana dictó sentencia de fecha 19 de noviembre de 2.010, desestimatoria del recurso promovido por Editorial Prensa Alicantina, S.A. contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fechas 7 de octubre y 17 de diciembre de 2.008, confirmatoria ésta última de la anterior al desestimar el recurso de alzada interpuesto contra la misma. Por dichas resoluciones se denegaba la solicitud formulada por la demandante para que se procediera a la modificación de la denominación de la marca n.º 528.729 "INFORMACIÓN DELEGACIÓN NACIONAL DE PRENSA, PROPAGANDA Y RADIO DEL MOVIMIENTO", eliminando de la misma la leyenda "Delegación Nacional de Prensa, Propaganda y Radio del Movimiento".
SEGUNDO.- Notificada dicha sentencia a las partes, la demandante presentó escrito preparando recurso de casación, el cual fue tenido por preparado en providencia de la Sala de instancia de fecha 10 de enero de 2.011, al tiempo que ordenaba remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.
TERCERO.- Emplazadas las partes, la representación de Editorial Prensa Alicantina, S.A. ha comparecido en forma en fecha 1 de marzo de 2.011 mediante escrito interponiendo recurso de casación, que articula en los siguientes motivos:
- 1,.º formulado al amparo del apartado 1.c) del artículo 88 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, por quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas que rigen los actos y garantías procesales, habiéndosele producido indefensión, en relación con el artículo 24 de la Constitución, por la negativa a recibir el proceso a prueba, y
- 2.º, que se basa en el apartado 1.d) del citado artículo 88 de la Ley de la jurisdiccional, por infracción del artículo 33.1 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.
Termina su escrito suplicando que se dicte sentencia por la que se case y revoque la recurrida con expresa imposición de costas, y declare la nulidad de lo actuado y mande reponer las actuaciones al auto denegatorio de prueba ordenado la práctica de la misma y la continuación del proceso por sus trámites hasta su conclusión mediante sentencia o, subsidiariamente, que declare la nulidad del acto administrativo impugnado y declare el derecho a la modificación de la marca pretendida en la solicitud presentada ante la Oficina Española de Patentes y Marcas.
El recurso de casación ha sido admitida por providencia de la Sala de fecha 25 de abril de 2.011.
CUARTO.- Personado el Abogado del Estado, ha formulado escrito de oposición al recurso de casación, suplicando que se dicte sentencia desestimándolo y con costas.
QUINTO.- Por providencia de fecha 20 de septiembre de 2.011 se ha señalado para la deliberación y fallo del presente recurso el día 8 de noviembre de 2.011, en que han tenido lugar dichos actos.
Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Eduardo Espin Templado, Magistrado de la Sala.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Objeto y planteamiento del recurso de casación.
La entidad mercantil Editorial Prensa Alicantina, S.A., impugna en casación la Sentencia dictada el 19 de noviembre de 2.010 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Quinta) del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en materia de marcas. La Sentencia recurrida desestimaba su previo recurso contencioso administrativo contra la denegación por parte de la Oficina Española de Patentes y Marcas del cambio de denominación de la marca denominativa n.º 528.729 "Información Delegación Nacional de Prensa, Propaganda y Radio del Movimiento", en clase 14.
La Sentencia recurrida funda su fallo desestimatorio en las siguientes razones:
" PRIMERO.- El objeto del presente recurso se concreta en determinar si la Resolución del Director General de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 17 de diciembre de 2.008, desestimatoria del recurso de alzada interpuesto contra la resolución de dicha Oficina de 7 de octubre de 2008, por la que se deniega la modificación de la inscripción de la marca "Información Delegación Nacional de Prensa, Propaganda y Radio del Movimiento" por la de "Información", es o no conforme con el ordenamiento jurídico.
La alegación en la que la parte actora funda, básicamente, su pretensión impugnatoria en que la modificación pretendida no afecta sustancialmente a la identidad de la marca y que el nuevo signo no tiene carácter genérico al haber adquirido sustantividad con su dilatado uso.
El Abogado del Estado mantienen la validez y legalidad de la resolución recurrida por ser ajustada a derecho en su términos de comparación.
SEGUNDO.- Debemos recordar que el acuerdo impugnado se basa, fundamentalmente y en primer lugar en el artículo 33 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre 2001, de Marcas, a tenor del cual " La marca no se modificará en el Registro durante el período de vigencia, ni tampoco cuando se renueve. No obstante, si la marca incluye el nombre y la dirección del titular, toda modificación o supresión de éstos que no afecte sustancialmente a la identidad de la marca tal como fue registrada originariamente, podrá registrarse a instancia del titular."
A la vista de la regulación anterior, es esencial determinar si la modificación propuesta supone o no una alteración sustancial de la marca tal y como fue originariamente registrada. Si comparamos la marca registrada "Información Delegación Nacional de Prensa, Propaganda y Radio del Movimiento" con la pretendida "Información", se concluye que la alteración no es nimia o insignificante sino sustancial, pues se han eliminado hasta nueve palabras de las diez que inicialmente componían la marca. Se incumple, pues, el requisito primordial exigido por la Ley de Marcas para modificar una marca ya registrada y, consecuentemente, la Oficina de Patentes no pudo aceptar la modificación pretendida.
Por lo expuesto, la Sala se inclina por desestimar el recurso y confirmar la resolución recurrida." (fundamentos de derecho primero y segundo)
El recurso de casación se articula mediante dos motivos. El primero de ellos se ampara en el apartado 1.c) del artículo 88 de la Ley de la Jurisdicción y en él se aduce la indebida denegación de una prueba, con indefensión contraria al artículo 24 de la Constitución. En el segundo motivo, acogido al apartado 1.d) del citado precepto legal, se aduce la infracción del artículo 33.1 de la Ley de Marcas (Ley 17/2001, de 7 de diciembre ), por la negativa a suprimir de la marca el nombre del titular anterior.
SEGUNDO.- Sobre el motivo primero, relativo a la denegación de prueba.
Sostiene la entidad recurrente que la prueba solicitada resultaba plenamente relevante ya que el eje argumental de su demanda se apoyaba en que la denominación "Información" era conocida en el tráfico desde julio de 1.941 y en la razonabilidad de suprimir de la denominación de la marca el nombre de su anterior titular, sin que ello supusiera una alteración del registro tal como era conocido. Pues bien, la prueba iba destinada a acreditar tales extremos, demostrando que el periódico era conocido precisamente de esa manera, como "Información", sin el nombre del anterior titular.
El motivo no puede prosperar. En primer lugar, la Sala hizo referencia en el Auto denegatorio de 4 de noviembre de 2.009 a que la prueba era innecesaria a la vista de "los términos en que se plantea la presente litis y los elementos de juicio obrantes tanto en los autos como en el expediente administrativo"; en el mismo consta efectivamente diversa documentación aportada por la parte destinada a acreditar dicho extremo, como fotocopias de cabeceras del periódico en las que destaca el término "Información" y no se incluye, en cambio, el nombre del titular anterior. La Sala pudo muy bien considerar, por tanto, que no era precisa la prueba solicitada a la vista de la documentación ya aportada.
Pero además, la denegación de la prueba resulta irrelevante a la vista de la fundamentación de la Sentencia, que se basa estrictamente en la aplicación del artículo 33.1 de la Ley de Marcas. En efecto, tal como se comprueba en la lectura del fundamento de derecho segundo de la Sentencia de instancia, que se ha reproducido antes, la Sala se basa para la confirmación de la denegación del cambio solicitado en que éste supone una alteración substancial de la denominación concedida en su momento, argumento para el que resulta irrelevante el hecho de que el periódico se hubiese difundido desde hacía tiempo y fuese conocido en el tráfico sólo con el término "Información". Así pues, es preciso rechazar que la denegación de la prueba haya causado indefensión a la recurrente y haya determinado el sentido del fallo de la Sentencia recurrida.
TERCERO.- Sobre el segundo motivo, relativo al cambio de denominación de la marca.
Sostiene la parte recurrente que se ha infringido el artículo 33.1 de la Ley de Marcas, ya que lo que se ha pretendido es modificar la marca denominativa suprimiendo el nombre del anterior titular, lo que resulta plenamente razonable. Y el argumento de la genericidad del término resultante de la supresión ("Información") no puede ser acogido porque el diario es conocido en el tráfico precisamente por esa denominación, por lo que le resultaría de aplicación la excepción establecida en el artículo 5.2 de la Ley de Marcas. Por otra parte, la referencia al anterior titular pude llevar a equívoco sobre el origen y línea periodística de la publicación, mientras que la modificación no afecta a la capacidad distintiva del signo, que no puede admitirse que esté inexcusablemente determinada por la denominación social del anterior titular.
Tampoco puede prosperar este motivo. Todas las razones expuestas en el mismo por la entidad recurrente no afectan a la ratio decidendi de la Sentencia impugnada, que se basa en la circunstancia de que la supresión de nueve de las diez palabras en que consiste la marca registrada en su momento choca con la prohibición contemplada en el artículo 33.1 de la Ley de Marcas de que la modificación o supresión de términos "no afecte sustancialmente a la identidad de la marca tal como fue registrada originariamente". Esta sola circunstancia, con independencia del uso que se haya dado a la marca, de si era o no conocida en la forma en que se había venido utilizado y de las demás razones esgrimidas por la recurrente, constituye un obstáculo insalvable al cambio solicitado, tal como correctamente entendieron tanto la Oficina Española de Patentes y Marcas como la Sala de instancia. La decisión del órgano judicial supone, en consecuencia, una acertada interpretación y aplicación del precepto cuya infracción se alega, por lo que procede rechazar el motivo.
CUARTO.- Conclusión y costas.
Lo expuesto en los anteriores fundamentos de derecho conducen a la desestimación de los dos motivos en que se funda el recurso de casación y de éste mismo. Según lo dispuesto en el artículo 139.2 de la Ley de la Jurisdicción procede la imposición de costas a la parte recurrente.
En atención a lo expuesto, en nombre del Rey, y en ejercicio de la potestad jurisdiccional que emana del Pueblo español y nos confiere la Constitución,
FALLAMOS
Que NO HA LUGAR y por lo tanto DESESTIMAMOS el recurso de casación interpuesto por Editorial Prensa Alicantina, S.A. contra la sentencia de 19 de noviembre de 2.010 dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Quinta) del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en el recurso contencioso-administrativo 247/2.009. Se imponen las costas de la casación a la parte recurrente.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.-Pedro Jose Yague Gil.-Manuel Campos Sanchez-Bordona.-Eduardo Espin Templado.-Jose Manuel Bandres Sanchez-Cruzat.-Maria Isabel Perello Domenech.-Firmado.- PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. Eduardo Espin Templado, estando constituída la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico.-Firmado.-
